Het handelsnaamrecht beschermt de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Handelsnaamwet, Hnw). Dit rechtsgebied kent in Nederland een eigen wet, de Handelsnaamwet. Een advocaat handelsnaamrecht van MAAK krijgt regelmatig te maken met handelsnaamrecht, en de verschillen met bijvoorbeeld het merkenrecht. kan u adviseren In tegenstelling tot bijvoorbeeld het merkenrecht is het handelsnaamrecht niet Europees geharmoniseerd. Er bestaat geen EU-richtlijn specifiek voor handelsnamen; de hoogste instantie voor dit recht is daardoor de Nederlandse Hoge Raad en niet het Hof van Justitie. Desondanks raken handelsnaamgeschillen vaak aan aanpalende rechtsgebieden, zoals het merkenrecht en het algemene onrechtmatigedaadsrecht.
Onze gespecialiseerde handelsnaamrechtadvocaten spelen een rol bij zowel het voorkómen van conflicten over bedrijfsnamen als bij het beslechten van geschillen die desondanks ontstaan. Ons ervaren advocaten opereren op het snijvlak van nationaal (en soms Europees) recht, waarbij wij ondernemingen adviseren over naamkeuze, rechtsbescherming en risico’s, en hen bijstaan in onderhandelingen of procedures wanneer conflicten over handelsnamen rijzen.
In deze bijdrage wordt eerst het juridische kader van het handelsnaamrecht geschetst – zowel in Nederland als in Europa – inclusief relevante wetgeving en jurisprudentie. Vervolgens wordt uitvoerig ingegaan op de rollen en werkzaamheden van de handelsnaamrechtadvocaat bij MAAK Advocaten in Amsterdam: van advisering en onderzoek tot contractuele vastlegging, onderhandelingen, procesvoering en alternatieve geschiloplossing.
Wat is handelsnaamrecht?
De Nederlandse Handelsnaamwet (Hnw) vormt de kern van het nationale handelsnaamrecht. Onder handelsnaam verstaat de wet “de naam waaronder een onderneming wordt gedreven” (art. 1 Hnw). Een belangrijk kenmerk is dat – anders dan bij merken – geen registratie vereist is om bescherming te genieten; het recht op een handelsnaam ontstaat door feitelijk gebruik van die naam in het economisch verkeer.
Dit maakt de drempel tot bescherming relatief laag: zodra een ondernemer onder een bepaalde naam opereert en zich presenteert aan het publiek, kan die handelsnaam bescherming claimen. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is wel verstandig voor bewijsoverwegingen, maar op zichzelf niet voldoende of noodzakelijk om handelsnaamrechten te vestigen. Dit verschilt van het merkenrecht, dat alleen ingeschreven merken beschermt en aanvullende vereisten als onderscheidend vermogen stelt. Zo kunnen zelfs beschrijvende of generieke namen als handelsnaam worden gebruikt en in bepaalde mate beschermd (iets wat bij merkenrecht niet mogelijk is voor inschrijving).
De Handelsnaamwet stelt wel grenzen aan het voeren van bepaalde namen. Met name artikel 5 Handelsnaamwet is het centrale inbreukartikel en luidt:
“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, (…) voor zover dientengevolge (…) bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”.
Kort gezegd: een jongere handelsnaam mag geen verwarring wekken met een ouder al bestaande handelsnaam. De wet verbiedt zowel het gebruik van een identieke naam als van een naam die slechts in kleine mate afwijkt van de oudere naam, mits daardoor – gelet op alle omstandigheden – verwarringsgevaar voor het publiek ontstaat. Dit enige criterium voor handelsnaaminbreuk is dus verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Zowel direct verwarringsgevaar (men houdt de ene onderneming voor de andere) als indirect associatief verwarringsgevaar (men denkt dat ondernemingen verbonden zijn) valt hieronder. Werkelijk opgetreden verwarring hoeft niet te worden bewezen; de dreiging dat verwarring kán ontstaan is voldoende.
Bovendien moet er een causaal verband zijn tussen het gebruik van de jongere naam en het verwarringsgevaar (“dientengevolge”), wat betekent dat bijvoorbeeld verwarring die volledig te wijten is aan de keuzes van de oudere naamdrager zelf niet tot aansprakelijkheid van een ander leidt.
Belangrijke factoren bij de beoordeling van verwarringsgevaar zijn onder meer: (1) de aard van de ondernemingen – bieden zij soortgelijke producten of diensten aan?; (2) de plaats(en) waar zij gevestigd zijn of opereren; (3) het relevante publiek (doelgroep) en (4) eventuele andere omstandigheden zoals de bekendheid van de naam. Zo zal bij twee bedrijven met dezelfde naam verwarring eerder worden aangenomen als zij binnen dezelfde branche actief zijn of zich op dezelfde markt richten. Ook de geografische dimensie speelt mee: twee restaurants met dezelfde naam in Maastricht en Groningen zullen doorgaans geen probleem vormen, tenzij hun marktgebied overlapt (bijvoorbeeld door landelijke online dienstverlening). Daarnaast geldt dat onderscheidend vermogen van de oudere naam een rol speelt: een zeer unieke naam leidt sneller tot verwarring bij naamsgebruik door een ander dan een beschrijvende naam, omdat het publiek geneigd is beschrijvende aanduidingen minder strikt aan één onderneming te koppelen.
Wat is de verhouding tussen Beschrijvende handelsnamen en onrechtmatige daad (art. 6:162 BW)?
De Hnw stelt – anders dan het merkenrecht – geen eisen aan onderscheidend vermogen van een handelsnaam. Ook geheel beschrijvende namen (bijv. “Fietsenwinkel” voor een fietsenzaak) kunnen als handelsnaam worden gevoerd. In de praktijk ontstond echter discussie of zulke generieke namen dezelfde bescherming verdienen. Lange tijd werd verdedigd dat bij louter beschrijvende handelsnamen enkel verwarringsgevaar niet volstaat voor optreden; er zouden bijkomende omstandigheden vereist zijn om een verbod af te dwingen, uit oogpunt van de “vrijhoudingsbehoefte” (iedereen moet generieke termen kunnen gebruiken). De Hoge Raad heeft dit vraagstuk expliciet behandeld. In het Artiestenverloning-arrest (HR 2015) – inzake een beschrijvende domeinnaam – oordeelde de HR dat het gebruik van een louter beschrijvende aanduiding, óók als deze verwarring wekt, pas onrechtmatig is als er bijkomende omstandigheden zijn (bijvoorbeeld opzettelijke misleiding of het nodeloos concurrenten dwarszitten). Deze lijn leek aanvankelijk door te werken in handelsnaamzaken, waardoor lagere rechters hogere eisen gingen stellen bij beschrijvende namen.
In DOC/Dairy Partners (HR 19 feb. 2021) heeft de Hoge Raad echter duidelijkheid gegeven: voor de toepassing van art. 5 Hnw geldt géén extra eisen-criterium. Ook bij beschrijvende handelsnamen is het bestaande wettelijke criterium – verwarringsgevaar bij het relevante publiek – noodzakelijk én voldoende om inbreuk aan te nemen. De vrijhoudingsbehoefte wordt daarbij verdisconteerd in de vraag óf er verwarring te duchten is: omdat publiek gewend is aan veel beschrijvende namen, zal verwarring minder snel worden aangenomen bij zwak onderscheidende namen, maar aanvullende drempels worden niet opgeworpen. Kortom, bij twee (vrij) beschrijvende namen zonder bijzonder onderscheidend karakter zal een rechter vaak oordelen dat er simpelweg geen relevant verwarringsgevaar bestaat. Is dat wél het geval (bijvoorbeeld omdat de oudere naam ondanks het beschrijvende karakter grote bekendheid geniet of ongewone combinaties bevat), dan kan de oudere naamhouder optreden zónder dat hij hoeft te bewijzen dat de ander “oneerlijk” heeft gehandeld.
Wel blijft het leerstuk uit het Artiestenverloning-arrest van belang buiten de strikte reikwijdte van art. 5 Hnw. Zo vallen bepaalde conflicten niet onder de Handelsnaamwet – bijvoorbeeld wanneer iemand een verwarringwekkende domeinnaam gebruikt die zelf niet als handelsnaam wordt gevoerd. In zulke gevallen kan de benadeelde onderneming terugvallen op de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) om bescherming te zoeken. De Hoge Raad heeft verduidelijkt dat men dan eerst moet toetsen of het gebruik van de betwiste naam verwarringwekkend is; pas daarná komt de vraag of bijkomende omstandigheden (zoals bewust misleiden of oneerlijke concurrentie) het gebruik onrechtmatig maken. Met andere woorden: buiten de Hnw (of bij situaties die niet onder het strikte handelsnaambegrip vallen) geldt nog steeds dat zuiver verwarringsgevaar op zichzelf onvoldoende kán zijn – er moet dan sprake zijn van aanvullende unfair competition-achtige elementen om 6:162 BW in stelling te brengen. In de praktijk benadrukt dit het belang van een onderscheidende handelsnaamkeuze: wie een zeer generieke bedrijfsnaam kiest, loopt niet alleen een hoger risico dat een ander die naam (toevallig) ook gaat gebruiken, maar zal ook meer moeite hebben om met succes op te treden tegen dergelijk gebruik als er geen duidelijk misbruik door die ander kan worden aangetoond.
Enkele belangrijke Nederlandse jurisprudentie over handelsnaamrecht
Door de decennia heen is het handelsnaamrecht in Nederland gevormd door verschillende rechterlijke uitspraken. Reeds in 1940 bevestigde de Hoge Raad in het klassieke Bouwcentrum-arrest (HR 28 juni 1940, NJ 1940, 612) de kern van art. 5 Hnw: niet iedere gelijkluidende handelsnaam levert onrechtmatigheid op – beslissend is of gezien de verschillen in bedrijfsactiviteiten en reputatie verwarring te duchten is. Zo werd bijvoorbeeld in een vroeg arrest over twee hotels genaamd “Hotel Central” in Rotterdam geoordeeld dat geen verwarring bestond, nu het ene hotel een eenvoudig logement in een zijstraat was en het andere een groot modern hotel op een hoofdstraat; het publiek zou het onderscheid begrijpen. Moderne voorbeelden laten zien dat rechters bij overeenstemmende namen streng toetsen op verwarringsgevaar. Zo werd Yoghurt Farm door het Hof Den Haag inbreukmakend geacht op de oudere Amsterdamse yoghurtzaak Yoghurt Barn, en oordeelde de rechtbank dat Schoenmakerij De Vries niet kon naast de gevestigde schoenenwinkel De Vries Schoenen. In deze zaken speelde mee dat de ondernemingen in dezelfde branche actief waren en (met fysieke vestigingen en online presence) vergelijkbaar publiek trokken, waardoor naamsovereenstemming direct tot klantenverwarring leidde.
Recente arresten van de Hoge Raad hebben – zoals hierboven besproken – met name duidelijkheid verschaft over het behandelen van beschrijvende namen. In DOC/Dairy Partners (HR 2021) bevestigde de Hoge Raad dat art. 5 Hnw geen extra eisen stelt en dat het verwarringscriterium flexibel genoeg is om zwakke namen minder bescherming te bieden. Dit sluit aan bij het eerder ingezette lijn in Bouwcentrum en latere jurisprudentie: alle omstandigheden wegen mee bij de vraag of het publiek de ondernemingen zal verwarren of associëren. De lagere rechtspraak past dit toe: bijvoorbeeld achtte de voorzieningenrechter Limburg in 2021 bij de sterk lijkende (beschrijvende) domeinnamen teamleiders.nu en teamleiders.nl toch verwarringsgevaar aanwezig – mede door feitelijke e-mailverwisselingen en het gedrag van één partij die bewust domeinen registreerde na sommatie – en verleende een verbod. Deze casuïstiek illustreert dat ondanks de hoge drempel voor beschrijvende namen, rechters bij concrete aanwijzingen van verwarring of oneerlijkheid toch bereid zijn in te grijpen.
Tenslotte is het van belang te beseffen dat een ouder handelsnaamrecht in beginsel prioriteit geniet boven een jonger handelsnaamrecht (“prioriteit” is leidend: wie het eerst een naam voerde in een bepaald gebied/branche, heeft het betere recht). Echter, een handelsnaam mag ook niet strijdig zijn met een ouder merkrecht van een ander. Dit betekent dat indien een onderneming een handelsnaam gebruikt die gelijk of sterk gelijkend is aan een merk van een ander (voor dezelfde waren of diensten), de merkhouder hiertegen op kan treden (zie hierna onder het Europese kader). Een handelsnaamconflict blijft dus niet beperkt tot puur twee handelsnamen; vaak ziet een advocaat zich gesteld voor een mix van handelsnaam- én merkargumenten, waarbij zorgvuldig moet worden bepaald welke rechten ouder zijn en welke rechtsgrond het sterkst is voor bescherming of optreden.
Wat is het verschil tussen het Handelsnaamrecht en het merkenrecht?
Geen EU-harmonisatie van handelsnaamrechten
Zoals vermeld is het handelsnaamrecht nationaal bepaald en bestaat er geen specifieke EU-verordening of -richtlijn die de handelsnaam rechtstreeks beschermt. Elk land heeft eigen regels voor bedrijfsnamen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een Nederlandse handelsnaam alleen binnen Nederland directe bescherming ontleent aan de Hnw. Grensoverschrijdende aspecten van handelsnamen (bijv. een onderneming die over de grens eenzelfde naam voert) worden in de EU niet uniform geregeld en moeten via internationaal privaatrecht en nationale wetten worden opgelost.
Toch speelt het Europees recht een rol, met name via het merkenrecht en via bepalingen over oudere nationale rechten. De Uniemerkenverordening (Vo. (EU) 2017/1001) en de Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 (die de nationale merkenwetten harmoniseert) bevatten bepalingen die raken aan het gebruik van bedrijfsnamen. Allereerst geven deze regels merkenhouders het exclusieve recht zich te verzetten tegen gebruik van hun merk of overeenstemmende tekens door derden in het economisch verkeer. Dat omvat nadrukkelijk ook het gebruik van een teken als handelsnaam of bedrijfsnaam door een derde, voor zover dat gebruik verband houdt met goederen of diensten en verwarring kan veroorzaken. Zo bepaalt art. 2.20 lid 1 BVIE (Benelux-merkenrecht) – in lijn met de EU-richtlijn – dat de merkhouder elke derde kan verbieden een gelijk of gelijkend teken te gebruiken voor gelijke of soortgelijke waren/diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.
Het Hof van Justitie heeft in het Céline-arrest (HvJ EU 11 sept. 2007, C-17/06) bevestigd dat het ongeautoriseerd gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan een ouder woordmerk als vennootschaps- of handelsnaam voor dezelfde waren of diensten, aangemerkt kan worden als merkinbreuk die de merkhouder mag verbieden. Dit geldt met name wanneer de derde de bedrijfsnaam gebruikt “in relatie tot waren of diensten” – bijvoorbeeld door onder die naam producten te verkopen of te adverteren – zodanig dat de herkomstaanduidingsfunctie of andere functies van het merk worden aangetast. Wordt de naam echter puur gebruikt om de onderneming te identificeren (zonder op het product of richting de klant als merk te fungeren), dan is volgens het Hof strikt genomen geen sprake van gebruik “voor waren of diensten” en valt het buiten de merkbescherming. In de praktijk is die grens vloeiend: een handelsnaam op een winkelgevel of website wordt al snel gezien als onderdeel van de commerciële presentatie richting het publiek, en dus kan een merkinhouder optreden als hierdoor verwarring of associatie met zijn merk ontstaat.
Daarnaast kende het (oude) merkenrecht een zogenoemde “own name”-exceptie: gebruik van de eigen naam of adres kon onder omstandigheden buiten merkinbreuk vallen. Ondernemingen beriepen zich wel eens op hun eigen handelsnaam als verweer. In het Céline-arrest stelde het Hof van Justitie echter dat dit alleen geldt wanneer die naam “volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” wordt gebruikt. Met andere woorden, als een bedrijf te goeder trouw zijn eigen (handels)naam voert, kán dat een beperking vormen op het verbodsrecht van de merkhouder – maar EU-wetgeving heeft deze verdediging inmiddels versmald. In de huidige Uniemerkenverordening is de eigen-naam-uitzondering beperkt tot natuurlijke personen (art. 14 lid 1 sub a Vo. 2017/1001), zodat ondernemingen zich minder eenvoudig achter “maar dit is mijn naam” kunnen verschuilen bij merkinbreukclaims.
Bescherming van oudere handelsnamen in EU-context
Een belangrijk Europese dimensie is de erkenning van ouder nationale rechten – waaronder handelsnamen – in conflict met jongere merken. De Merkenrichtlijn 2015/2436 (voor nationale merken) en de Uniemerkverordening bepalen beide dat een merkrecht niet kan worden ingeroepen tegen een derde die gebruik maakt van een ouder recht van louter plaatselijke betekenis, mits dat recht erkend is volgens het nationale recht van de betrokken lidstaat. Deze bepaling was al opgenomen in art. 6 lid 2 van de oude Merkenrichtlijn 2008/95/EG en is voortgezet in vrijwel identieke vorm in art. 14 lid 3 van de Richtlijn 2015/2436. Het gaat hier bijvoorbeeld om een regionaal gevoerde handelsnaam: een lokaal gevestigde onderneming kan een jonger (Benelux-)merk van een ander trotseren voor zover zij binnen haar lokale gebied al rechtmatig die naam voerde. In de Benelux-wetgeving was dit geïmplementeerd in art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE, dat merkhouders verhinderde op te treden tegen gebruik van zo’n ouder plaatselijk recht.
Een recente ontwikkeling op dit gebied is het Classic Coach Company-arrest van het Hof van Justitie (HvJ EU 2 juni 2022, C‑112/21). Deze zaak betrof touringcarbedrijven binnen één familie, waarbij één partij een Benelux-merk had gedeponeerd en de andere zich beriep op oudere handelsnaamrechten. De Hoge Raad stelde prejudiciële vragen over de uitleg van “ouder recht van slechts plaatselijke betekenis”. Het Hof van Justitie bevestigde in antwoord dat een handelsnaam inderdaad zo’n ouder recht kan vormen in de zin van de richtlijn, mits dat recht volgens nationale criteria is ontstaan (in Nederland: door gebruik als handelsnaam) en het gebruik geografisch beperkt blijft tot een gebied dat niet het volledige merkdekkingsgebied beslaat.
Ook is niet vereist dat de houder van het oudere recht zijn recht actief kan inroepen tegen de merkhouder; de regel beschermt juist de gebruiker van het lokale recht defensief. Kortom, als bedrijf X al jarenlang onder een bepaalde naam regionaal opereert en bedrijf Y registreert later een merk met dezelfde naam, dan kan X binnen zijn regio blijven opereren ondanks dat merk. Omgekeerd kan X (met alleen dat lokale recht) Y buiten die regio doorgaans niet geheel verbieden het merk te gebruiken – X heeft immers geen merkrecht, enkel een lokaal handelsnaamrecht. Wel kan het samenbestaan praktische beperkingen oproepen en is in zulke gevallen vaak overleg of een gebruiksafspraak wenselijk. Een handelsnaamrechtadvocaat moet dus ook naar Europese merkregels kijken bij advies: bijvoorbeeld als een cliënt zijn bedrijfsnaam EU-breed wil voeren, is inschrijving als merk aan te raden om conflictsituaties in andere landen te voorkomen, aangezien de handelsnaam zelf geen grensoverschrijdende bescherming heeft.
Wat is de rol handelsnaamrechtadvocaat?
Nu het juridische kader is uiteengezet, komt de kernvraag aan bod: welke rollen spelen gespecialiseerde advocaten bij het voorkomen en oplossen van handelsnaamgeschillen, en welke werkzaamheden verrichten zij zoal? Een handelsnaamrechtadvocaat is meestal een intellectueel-eigendomsrecht specialist met bijzondere expertise in naamrechten (handelsnamen, merken, domeinnamen). Hun bijdrage strekt zich uit van proactieve advisering tot reactieve geschilbeslechting. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste typen werkzaamheden.
Advisering advocaat bij naamkeuze en preventie van geschillen
In de preventieve sfeer is de advocaat een onmisbare raadgever. Voordat een onderneming een nieuwe naam gaat voeren, kan de advocaat adviseren of die voorgenomen handelsnaam geen juridische problemen zal opleveren. Naamkeuze is strategisch: een goede, onderscheidende naam versterkt de branding én voorkomt conflict. Zo’n advocaat zal allereerst benadrukken dat de gekozen naam geen verwarring mag wekken met oudere namen van concurrenten. Dit impliceert het uitvoeren van een grondige naamonderzoek (zie hierna) en een juridische risico-analyse. Komt de gewenste naam (of iets dat daarop lijkt) al voor in de markt of KvK-registers? Is de naam misschien te beschrijvend of algemeen om effectief te kunnen beschermen? Een gespecialiseerde advocaat kan helpen inschatten of een naam sterk genoeg is en welke geografische reikwijdte veilig is. Bijvoorbeeld: het voeren van een bepaalde naam is wellicht probleemloos in Zuid-Nederland, maar risicovol als men landelijk gaat opereren omdat elders een gelijkende naam actief is.
Verder adviseert de advocaat over juridische stappen om de naam te beschermen. Hoewel de handelsnaam zelf door gebruik ontstaat, kan het verstandig zijn de bedrijfsnaam (of onderdelen daarvan) óók als merk te deponeren, zeker als het om een landelijk of internationaal opererend bedrijf gaat. Een merkregistratie biedt namelijk breder en formeel vastgelegd recht, ook buiten de branche of regio, en kan escalatie van toekomstige conflicten voorkomen. Daarnaast kan de advocaat wijzen op andere valkuilen: is de voorgenomen naam niet in strijd met misleidingsverboden? (De Hnw verbiedt bijv. misleidende handelsnamen die een verkeerde indruk wekken over de eigendom of rechtsvorm, zie art. 3 Hnw.) Zo is “B.V.” in de naam voeren als men een eenmanszaak heeft, niet toegestaan; een advocaat zal dit bijtijds signaleren. Ook culturele of juridische sensitiviteiten in het buitenland (bij expansie) worden betrokken bij de advisering.
Kortom, in deze preventieve rol is de advocaat zowel een juridisch expert als een strategisch klankbord: hij of zij helpt ondernemers een sterke, unieke handelsnaam te kiezen die ruimte laat voor groei en die niet op voorhand tot conflictsituaties leidt. Deze investering in vroegtijdig advies kan dure procedures achteraf voorkomen.
Merk- en handelsnaamonderzoek (clearing en monitoring)
Een essentieel onderdeel van de advisering is het uitvoeren van handelsnaam- en merkonderzoek. Dit wordt ook wel clearance search genoemd. De handelsnaamrechtadvocaat (soms samen met een merkenbureau) zoekt systematisch uit of de beoogde naam al in gebruik is of lijkt op bestaande namen. Bronnen hiervoor zijn onder meer het Handelsregister (KvK-inschrijvingen van bedrijfsnamen), internet (website- en social media gebruik van namen), domeinnaamregistraties, en uiteraard de merkendatabases (Benelux-merkenregister, EUIPO voor Uniemerken, eventueel internationale merkregistraties).
Zo’n onderzoek vergt specialistische kennis: handelsnaamrechten zijn niet in één centrale databank te vinden en kunnen lokaal of stilzwijgend bestaan. De advocaat weet waar te speuren en hoe streng de toets is (bijvoorbeeld: een kleine verschil in spelling kan toch als verwarringwekkend gezien worden als het hetzelfde woordbeeld oplevert). Als er potentiële conflicten opduiken, beoordeelt de advocaat de positie van oudere rechten. Is die andere naam echt ouder en actief? In welke regio en branche? Zou een co-existentie mogelijk zijn of juist hoogst onwenselijk vanwege publieksoverschrijding? Deze analyse vertaalt zich in een concreet advies aan de cliënt: groen licht (naam is veilig), oranje (er zijn aandachtspunten of beperkingen, bv. alleen regionaal gebruiken) of rood (aanzienlijk risico op inbreuk of bezwaar, beter andere naam kiezen).
Naast pre-clearance kan de advocaat ook helpen bij monitoring van de naam zodra de onderneming draait. Bijvoorbeeld door periodiek te controleren of nieuwe bedrijven met gelijkende namen verschijnen, of via merkbewakingsdiensten (die bij merkdepots alarm slaan als iemand een overeenstemmend teken wil registreren). Vroegtijdige ontdekking van mogelijke conflicten stelt de onderneming in staat om snel op te treden – vaak eerst buiten rechte – en escalatie te voorkomen. Kortom, de handelsnaamadvocaat fungeert hier als een soort wachter voor de reputatie van de bedrijfsnaam.
Contractuele bescherming: licenties en overeenkomsten
Een andere belangrijke taak is het contractueel vastleggen van afspraken rond handelsnamen. Hoewel een handelsnaam op zichzelf niet overdraagbaar is zonder de onderneming (de naam “kleeft” aan de onderneming), zijn er vele situaties waarin advocaten juridische constructies maken om naamgebruik te regelen of te beperken. Enkele voorbeelden:
Licentieovereenkomsten
Stel twee zusterbedrijven binnen één concern gebruiken dezelfde handelsnaam. Zolang ze verbonden zijn, is dat geen probleem. Maar als één bedrijf wordt verkocht uit de groep, kan een conflict ontstaan over wie de naam mag voeren. Een handelsnaamrechtadvocaat zal in zulke gevallen een licentie voor het naamgebruik opstellen, zodat duidelijk is dat bijvoorbeeld de afgestoten tak nog tijdelijk of regionaal de naam mag gebruiken. In een zaak rondom de handelsnaam TSO tussen gescheiden zuster-BV’s oordeelde de rechter dat er sprake was van een stilzwijgende licentie omdat de ene BV jarenlang toestemming had gegeven aan de ander om dezelfde naam te voeren. Een goed contract vooraf voorkomt dit soort onzekerheid achteraf. De advocaat maakt afspraken over duur van de licentie, territorium (bijvoorbeeld dat gebruik van een merk of handelsnaam alleen in de Benelux is toegestaan), eventuele vergoedingen, en wat er gebeurt bij beëindiging (een phase-out van de naam, nawerking van marketingmateriaal, etc.).
Samenwerkingsovereenkomsten en franchise
Bij franchising of samenwerking tussen ondernemingen is vaak gewenst dat meerdere partijen onder één (handels)naam opereren. Een advocaat stelt dan contractueel vast onder welke voorwaarden de franchisegever of partner de naam mag gebruiken, om merkinbreuk of ongecontroleerd naamgebruik te voorkomen. Ook kan in distributie- of agentuurovereenkomsten een bepaling staan over gebruik van de handelsnaam/merk van de producent, met instructies hoe en waar de naam gevoerd mag worden.
Akte van overdracht onderneming
Bij overnames is de handelsnaam vaak een belangrijk asset. De jurist zorgt dat in de overnameovereenkomst duidelijk is dat de handelsnaam (en eventueel het bijbehorende merk en domein) worden mee overgedragen. Omdat art. 2 Hnw bepaalt dat een handelsnaam niet zonder de onderneming overgaat, moet de contracttekst de overdracht van de onderneming (goodwill) én daarmee de naam expliciet omvatten. Ook wordt soms afgesproken dat de verkoper zich verbiedt een verwante naam opnieuw te gaan gebruiken (non-concurrentie op naamgebied).
Co-existentie- of vaststellingsovereenkomst
Wanneer twee ondernemingen met vergelijkbare namen vreedzaam willen (of moeten) samenleven, kan een advocaat een zogenaamde co-existentieovereenkomst opstellen. Bijvoorbeeld: bedrijf A en B hebben allebei recht op “SunTech” als naam (de een had het eerst in Noord-Nederland, de ander in Zuid-Nederland). In plaats van procederen spreken zij af dat A de naam alleen boven de rivieren gebruikt en B alleen daaronder, of dat één van beiden zijn naam iets aanpast. Zulke overeenkomsten bevatten vaak ook afspraken over toekomstige uitbreidingen, domeinnamen, en hoe men omgaat met eventuele inbreuk door derden. Het opstellen hiervan vereist precisie, omdat onduidelijkheden later weer tot ruzie kunnen leiden.
Contractuele vastlegging is dus een proactieve manier om geschillen te voorkomen of beslechten met wederzijds goedvinden. De handelsnaamrechtadvocaat combineert hierbij kennis van het materiële recht met contractenrechtelijke vaardigheden om waterdichte clausules te formuleren die de belangen van zijn cliënt beschermen.
Sommatiebrief opstellen bij inbreuk op handelsnaam
Niet alle conflicten laten zich vooraf voorkomen. Wanneer een ondernemer merkt dat een concurrent een gelijkende naam voert, is de advocaat aan zet om snel en effectief op te treden. Veelal begint dit met een sommeringsbrief (cease and desist letter). Hierin stelt de advocaat namens zijn cliënt de inbreuk aan de kaak: hij wijst op de oudere rechten van zijn cliënt (handelsnaamrecht, eventueel merkrecht) en maakt duidelijk dat het gebruik van de jongere naam onrechtmatig is wegens verwarringsgevaar. De brief eist meestal dat de wederpartij per direct stopt met het gebruik van de betwiste naam (en vaak dat bijvoorbeeld domeinnamen worden overgedragen), op straffe van juridische stappen. Soms wordt ook een voorstel tot onderhandelen gedaan of een termijn gegeven om zelf een oplossing te presenteren.
Geschil beslechten over inbreuk op handelsnaam
In deze onderhandelingsfase is de advocaat zowel strijder als bruggenbouwer. Enerzijds moet hij de aanspraak van zijn cliënt overtuigend neerzetten (in juridische termen onderbouwd, verwijzend naar art. 5 Hnw, jurisprudentie en eventuele merkregistraties). Anderzijds kan een te agressieve toon averechts werken; daarom kiezen advocaten regelmatig voor een pragmatische insteek: het probleem benoemen en een redelijke uitweg schetsen (bijvoorbeeld: “wij zijn bereid een overgangstermijn van 3 maanden toe te staan voor naamswijziging”). De advocaten van beide partijen treden vaak in direct contact om te zien of een minnelijke schikking mogelijk is. Dit kan uiteenlopen van een simpele afspraak “jij verandert je naam voor datum X en wij laten de schadevergoeding vallen” tot complexere settlements zoals geografische verdelingen of financiële compensatie voor rebrandingkosten.
Een specifieke vorm van onderhandeling is mediation (waarover hieronder meer), maar ook zonder formele mediator zijn veel advocaten bedreven in het schikken van dit soort kwesties. Ze weten dat voor beide bedrijven procederen kostbaar is en dat een creatieve oplossing soms meer oplevert. Bijvoorbeeld: als twee bedrijven per ongeluk dezelfde naam voeren maar in nét verschillende sectoren zitten, kan een goede oplossing zijn dat men elkaar licenties verleent of sub-onderscheid maakt (A voegt “Technologies” toe aan zijn naam, B “Consulting”, zodat het onderscheid duidelijker wordt). De rol van de advocaat is hier om de belangen van zijn cliënt te bewaken en juridisch te borgen, terwijl hij toewerkt naar een regeling die beter is dan een langdurig gevecht.
Mocht de tegenpartij niet gevoelig zijn voor redelijke verzoeken – bijvoorbeeld omdat zij stellig meent zelf het oudere of rechtmatigere recht te hebben – dan zal de advocaat escaleren richting gerechtelijke stappen. Maar vaak geldt: een tijdige en goed onderbouwde sommatie van een gespecialiseerd advocaat kan al indruk maken en de wederpartij tot de onderhandelingstafel dwingen. Dit voorkomt dat het geschil onnodig verhardt.
Hoe start ik een Gerechtelijke procedure bij een handelsnaaminbreuk?
Als overleg spaak loopt, of de kwestie acuut schadelijk is (bijvoorbeeld een concurrent opent plotseling een website met een bijna identieke naam, waardoor klanten weglopen), is de gang naar de rechter soms onvermijdelijk. De handelsnaamrechtadvocaat treedt dan op als procesvertegenwoordiger van zijn cliënt. Er zijn verschillende routes in procedures omtrent handelsnamen:
Kort geding over inbreuk op handelsnaam (spoedprocedure)
Veel handelsnaamconflicten lenen zich voor een kort geding bij de voorzieningenrechter. Dit is een versnelde procedure bij urgentie. De advocaat stelt dan een dagvaarding op waarin hij een onmiddellijk verbod op het gebruik van de verwarringwekkende naam eist, vaak versterkt met een dwangsom bij overtreding. In de dagvaarding wordt de hele zaak uit de doeken gedaan: de feiten (sinds wanneer voert cliënt de naam, hoe voert gedaagde de naam, bewijs van verwarring of gelijkenis), de juridische grond (art. 5 Hnw of onrechtmatige daad), en de belangenafweging (spoedeisendheid, schade). Omdat tijd van wezenlijk belang kan zijn (elke dag door gebruik van de naam lijdt de oudere onderneming omzetverlies en reputatieschade), kan binnen enkele weken een zitting plaatsvinden.
De advocaat presenteert ter zitting het standpunt, vaak met producties zoals uittreksels KvK, prints van websites, verklaringen van verwarring etc. Als de voorzieningenrechter de eiser in het gelijk stelt, spreekt hij een verbod uit. Dit kan inhouden dat de wederpartij per direct of uiterlijk binnen zeer korte termijn haar bedrijfsnaam moet wijzigen. Soms bevat het vonnis ook nevenvoorzieningen zoals een bevel tot overdracht van een domeinnaam of opdracht om klanten te informeren over de naamswijziging. De rol van de advocaat is hier zowel strikt juridisch (de juiste stellingen en jurisprudentie aandragen, verweren pareren) als tactisch (bijvoorbeeld voldoende bewijs van verwarringsgevaar laten zien – denk aan misgestuurde e-mails, vergissingen van klanten, of Google zoekresultaten die door elkaar lopen).
Bodemprocedure over handelsnaaminbreuk
Parallel aan of na een kort geding kan een bodemzaak dienen bij de rechtbank. Hier wordt definitief over het geschil beslist, eventueel met schadevergoeding. De advocaat schrijft dan een uitgebreide dagvaarding of conclusie met alle juridische finesses. In handelsnaamzaken is een bodemprocedure vaak complexer als er bijvoorbeeld discussie is over wie de naam het eerst voerde, of over geografische gebruiksrechten. Er kunnen getuigen worden gehoord (bijvoorbeeld over bekendheid van de naam in een regio) of deskundigen ingezet (bv. marktonderzoek naar associatie bij publiek). De handelsnaamadvocaat bereidt dit voor, stelt processtukken op en pleit ter zitting of schriftelijk. Uiteindelijk velt de rechter een vonnis dat duidelijkheid schept: wie mag de naam (al dan niet beperkt) blijven gebruiken, moet de gedaagde een naamswijziging doorvoeren, is er grond voor schadevergoeding of winstafdracht? Overigens is in de praktijk schadevergoeding bij handelsnaaminbreuk lastig te becijferen en wordt daarom niet altijd gevorderd, of men laat het bij een verklaring van inbreuk en proceskostenveroordeling. Een succesvolle eisende partij kan doorgaans wel aanspraak maken op vergoeding van (een substantieel deel van) de juridische kosten, mede dankzij speciale regels bij IE-zaken.
Hoe werkt een hoger beroep en cassatie bij geschil over handelsnaam?
Mocht een partij het oneens zijn met het vonnis, zal de advocaat ook adviseren over hoger beroep bij het gerechtshof of zelfs cassatie bij de Hoge Raad. Op hoger niveau komen vaak principiële vragen aan bod (zoals in DOC/Dairy Partners waar het hof prejudiciële vragen stelde aan de HR over het extra-omstandigheden-criterium). De gespecialiseerde advocaat is goed op de hoogte van de nieuwste jurisprudentie en kan inschatten of het loont om door te procederen of beter een regeling te treffen.
Samengevat is de advocaat in de procedurele rol de pleitbezorger van het recht van zijn cliënt. Hij of zij zorgt ervoor dat de argumenten juridisch scherp zijn geformuleerd en onderbouwd met wet en jurisprudentie, dat termijnen bewaakt worden, en dat strategische keuzes (kort geding vs. bodem, wel/geen beroep) doordacht worden gemaakt. Voor de cliënt betekent dit ontzorging in een vaak emotioneel en bedrijfskritisch conflict: de waarde van de bedrijfsnaam – opgebouwd door jarenlange investeringen en reputatie – staat op het spel. Een ervaren handelsnaamrechtadvocaat begrijpt dat en zal er alles aan doen om die waarde veilig te stellen via het recht.
Alternatieve geschiloplossing (ADR) en andere rollen
Niet elke kwestie hoeft in zwart-wit door een rechter beslecht te worden. Alternatieve geschiloplossing (ADR) speelt ook in het handelsnaamrecht een rol. Een van de belangrijkste ADR-methoden is mediation: hierbij trachten de partijen onder begeleiding van een neutrale mediator tot een oplossing te komen. De handelsnaamrechtadvocaat kan de cliënt bijstaan tijdens mediation, of soms zelf (indien extra opgeleid) als mediator optreden. In een mediation kunnen creatieve oplossingen verkend worden die in rechte minder makkelijk zijn, zoals samenwerking onder één naam, een tijdelijke co-branding, of financiële compensatie voor rebranding. Omdat handelsnaamgeschillen vaak gepaard gaan met gekrenkte ego’s (“dat is míjn naam!”), kan mediation helpen de communicatie te normaliseren en wederzijds begrip te kweken – iets waar in de rechtszaal geen ruimte voor is. De advocaat bereidt de juridische kant voor (feiten en rechten op een rij), maar in de mediation setting zal hij een meer terughoudende rol nemen om de partijen zelf tot overeenstemming te laten komen. Als er een akkoord komt, zet de advocaat dit om in een juridisch bindende vaststellingsovereenkomst, zodat er duidelijkheid is en nieuwe procedures over hetzelfde onderwerp worden voorkomen.
Een ander ADR-gebied is domeinnaamarbitrage. Hoewel dit buiten strikt handelsnaamrecht valt, overlappen de issues vaak: een partij registreert een internetdomein gelijk aan de handelsnaam van een ander. In plaats van naar de civiele rechter te stappen voor een verbod, kan de benadeelde via bijvoorbeeld de WIPO Arbitration and Mediation Center een UDRP-procedure starten (voor .com/.org domeinen) of via de Stichting Geschillenoplossing Domeinnamen (.nl-domeinen) een arbitraal geschil uitlokken. Advocaten in dit vakgebied dienen die procedures goed te kennen. Ze stellen klachtformulieren op, voeren aan dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en inbreuk maakt op de handelsnaam/merk van de cliënt, en proberen zo een snelle toewijzing of intrekking van de domeinnaam te verkrijgen. Hoewel de gebruiker van een domeinnaam vaak geen expliciete handelsnaam voert op die site, kan het toch verwarrend en schadelijk zijn – en hier komt de ervaring van de handelsnaamrechtadvocaat met zowel merken- als handelsnaamargumenten goed van pas.
Tot slot fungeren advocaten ook als educators en compliance-begeleiders. Ze trainen bijvoorbeeld marketingafdelingen in “wat mag wel en niet” bij naamkeuze en gebruik van concurrentennamen (zoals vergelijkende reclame met naam van ander bedrijf – kan dat, of valt dat onder handelsnaaminbreuk?). Ze stellen richtlijnen op voor het gebruik van de eigen naam in verschillende contexten (bijvoorbeeld hoe de naam consistent te gebruiken om geen rechtenverlies te riskeren, of hoe om te gaan met oude handelsnamen na een rebranding). In die zin draagt de advocaat bij aan conflictpreventie op lange termijn: een goed geïnformeerde organisatie zal minder snel onbedoeld andermans rechten schenden of eigen rechten verwaarlozen.
Advocatenkantoor gespecialiseerd in Handelsnaamrecht
Handelsnaamrecht mag dan op het eerste gezicht simpel lijken – kies een naam en voer die – de praktijk is weerbarstig en juridisch uitdagend.
Een specialist in handelsnaamrecht is daarom van grote waarde voor ondernemingen. Deze advocaat beweegt zich in het spanningsveld van creatieve bedrijfsidentiteit en juridische grenzen, zowel nationaal als internationaal. Hij of zij adviseert proactief bij het uitdenken van een onderscheidende naam en beschermingsstrategie, verricht speurwerk naar mogelijke conflicten en regelt contractueel de nodige zekerheden.
Wanneer dan toch een concurrent opduikt met een verwarrend vergelijkbare naam, staat de advocaat klaar om met heldere sommaties en onderhandelingen escalatie te voorkomen. En als het moet, voert hij met kracht een proces om de naamrechten van de cliënt af te dwingen – of juist een ongefundeerde claim van een derde af te weren.
Al met al is de handelsnaamrechtadvocaat een veelzijdige juridische partner voor bedrijven. Of het nu gaat om het uitwerken van een sterke naamstrategie, het beschermen van de goede naam van een onderneming, of het beslechten van een hoogopgelopen naamconflict – in alle gevallen geldt dat het verstandig is een ervaren advocaat op dit gebied in de arm te nemen. Deze zorgt ervoor dat de onderneming haar naam met een gerust hart kan voeren of uitbouwen, en biedt een schild én zwaard wanneer de identiteit van de onderneming in het geding komt. MAAK kan u daarin ondersteunen.
