Een licentieovereenkomst is een contract waarin de rechthebbende (licentiegever) een ander (licentienemer) toestemming geeft een auteursrecht, merk, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, terwijl het recht zelf bij de licentiegever blijft. Je legt vast wat de licentienemer mag, in welk gebied, hoelang en tegen welke vergoeding. Een exclusieve licentie op auteursrecht moet schriftelijk worden aangegaan (artikel 2 lid 3 Auteurswet); tot 1 januari 2026 was daarvoor een akte vereist.
Bij het aangaan van een licentieovereenkomst zijn de licentiegever en licentienemer in beginsel vrij om afspraken te maken, maar wel binnen de grenzen van de wet. Denk aan de schriftelijkheidseis voor een exclusieve licentie op auteursrecht en, als de maker zelf de licentie verleent, aan de regels van het auteurscontractenrecht waarvan hij geen afstand kan doen (artikel 25h lid 1 Auteurswet). Onze advocaten contractenrecht stellen regelmatig licentiecontracten op voor licentiegevers en begeleiden licentienemers bij contractonderhandelingen. Wat in ieder geval van belang is bij een licentieovereenkomst is dat je goede afspraken maakt over de duur, de wijze van het gebruik en de vergoeding die voor het gebruik verschuldigd is. Een licentieovereenkomst gaat ook vaker gepaard met andere overeenkomsten en onze advocaat licentieovereenkomsten Remko Roosjen helpt je daar graag mee verder. Ons team adviseert ook over licentieovereenkomst opzeggen.
Wat is een licentieovereenkomst?
Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de licentiegever) aan de andere partij (de licentienemer) toestemming geeft om gebruik te maken van een intellectueel eigendomsrecht, zoals een auteursrecht, merk of octrooi. Het recht zelf gaat niet over; daarvoor is een overdracht nodig. De wet regelt de licentie per recht: voor auteursrecht in artikel 2 lid 2 Auteurswet, voor merken in artikel 2.32 BVIE en voor octrooien in artikel 56 Rijksoctrooiwet 1995. Wij helpen je ook met beeindiging IT contracten.
Wat zijn de kernpunten van een licentieovereenkomst?
In een licentieovereenkomst worden typisch de volgende zaken vastgelegd:
- Onderwerp van de overeenkomst: Een omschrijving van het intellectueel eigendomsrecht waarop de licentie betrekking heeft, zoals een logo, foto, tekst, ontwerp, merk, uitvinding, software of knowhow.
- Type licentie: De overeenkomst specificeert of het een exclusieve, niet-exclusieve, sole of open licentie betreft.
- Territorium en toepassingsgebied: Het geografische gebied en de sectoren/toepassingen waarvoor de licentie geldt.
- Toegestane handelingen: De specifieke handelingen die de licentienemer mag verrichten met het intellectueel eigendomsrecht, zoals produceren, verkopen, kopiëren, etc.
- Duur en beëindiging: De looptijd van de licentie en de voorwaarden voor verlenging of beëindiging.
- Vergoedingen: De financiële voorwaarden, zoals eenmalige vergoedingen (lumpsum) en/of periodieke royalty’s voor het gebruik van de licentie.
- Kwaliteitseisen en exploitatieverplichtingen: Eventuele eisen aan de kwaliteit van producten/diensten en verplichtingen voor de licentienemer om de licentie daadwerkelijk te exploiteren.
Het doel van een licentieovereenkomst is om duidelijke afspraken vast te leggen over de voorwaarden waaronder de licentienemer het intellectueel eigendomsrecht mag gebruiken of exploiteren.
Wat is het verschil tussen een exclusieve en een niet-exclusieve licentie?
Bij een niet-exclusieve licentie mag de licentiegever hetzelfde recht ook aan anderen in licentie geven. Bij een exclusieve licentie belooft de licentiegever dat binnen de afgesproken grenzen (gebied, toepassing, looptijd) niet te doen. Leg uitdrukkelijk vast of de licentiegever het recht zelf nog mag gebruiken; dat wordt soms een sole licence genoemd. Ook het merkenrecht kent beide vormen: een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn (artikel 2.32 lid 1 BVIE).
Moet een licentieovereenkomst schriftelijk worden vastgelegd?
Dat hangt af van het recht en de soort licentie. Voor auteursrecht geldt dat de overeenkomst waarin een exclusieve licentie wordt verleend, schriftelijk wordt aangegaan (artikel 2 lid 3 Auteurswet). Tot 1 januari 2026 moest een exclusieve licentie bij een daartoe bestemde akte worden verleend. Verleent de maker zelf (of zijn erfgenaam of legataris als natuurlijk persoon) de exclusieve licentie, dan omvat die alleen de bevoegdheden die uitdrukkelijk in de overeenkomst staan of die uit de aard en strekking ervan noodzakelijk voortvloeien. Die laatste regel geldt niet voor werkgevers en voor openbare instellingen, verenigingen, stichtingen of vennootschappen die op grond van artikel 7 of 8 Auteurswet als maker gelden (artikel 2 lid 5). Voor een niet-exclusieve licentie op auteursrecht schrijft de wet geen vorm voor, maar een schriftelijk contract maakt het bewijs veel eenvoudiger.
Verleent de maker zelf de licentie, dan geldt bovendien het auteurscontractenrecht. De maker heeft recht op een billijke vergoeding (artikel 25c Auteurswet). Exploiteert de licentienemer het auteursrecht niet binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst in voldoende mate, of na aanvankelijke exploitatie niet langer in voldoende mate, dan kan de maker de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen, ook door alleen de exclusiviteit te beëindigen. Dat geldt niet als het aan de maker zelf is toe te rekenen dat er niet in voldoende mate wordt geëxploiteerd. De maker moet de licentienemer eerst schriftelijk een redelijke termijn geven om het werk alsnog te exploiteren, tenzij exploitatie blijvend onmogelijk is (artikel 25e lid 1 en 3). Deze regels gelden niet voor makers als bedoeld in artikel 7 en 8 (artikel 25b lid 3) en niet voor computerprogramma’s (artikel 45n Auteurswet).
Wat geldt voor een merklicentie en een octrooilicentie?
Een merk kan in licentie worden gegeven voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en voor het hele Benelux-gebied of een deel daarvan (artikel 2.32 lid 1 BVIE). Handelt de licentiehouder in strijd met de afspraken over de duur, de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten, het gebied of de kwaliteit, dan kan de merkhouder zijn merkrecht ook tegen de licentiehouder inroepen (artikel 2.32 lid 2). Tegenover derden kan de licentie pas worden ingeroepen na inschrijving in het register (artikel 2.33 BVIE).
Een octrooilicentie geeft de bevoegdheid om handelingen te verrichten die het octrooi aan de octrooihouder voorbehoudt, zoals het product vervaardigen, aanbieden, in het verkeer brengen of gebruiken (artikel 53 Rijksoctrooiwet 1995). Zonder andere afspraak omvat de licentie al die handelingen en geldt zij voor de hele duur van het octrooi (artikel 56 lid 1). Een licentie uit een overeenkomst is tegenover derden geldig nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven (artikel 56 lid 2).
Wat zet een advocaat in een licentieovereenkomst?
Allereerst is het van belang dat je weet met wie je zakendoet. De clustervorming die we in het bedrijfsleven tegenkomen, dwingt ertoe goed te kijken wie je contractspartij is en wie de rechten bezit waar de licentie voor wordt afgegeven. De licentiegever doet er natuurlijk ook verstandig aan goed te weten met wie hij of zij zaken doet. Dit lijkt een open deur, maar toch zien we hier in de praktijk de nodige geschillen over ontstaan. Onze advocaten contractenrecht kunnen je hiermee verder helpen. Vanzelfsprekend is het verder van belang om de rechten en plichten goed te benoemen. Wat mag de licentienemer precies produceren, verkopen, toepassen? Welke merken mogen worden gebruikt? Deze vragen zien onze advocaten bij licentieovereenkomsten veelvuldig terugkomen.
Wat doe je bij schending van een licentiecontract?
Stel dat een van de partijen de licentieovereenkomst schendt. Regel dan in het contract welke gevolgen dat heeft, bijvoorbeeld een termijn om de tekortkoming te herstellen en een recht om de overeenkomst op te zeggen. Regel ook wie optreedt bij inbreuk door derden. In de regel is dat de rechthebbende, terwijl ook de licentienemer schade kan lijden. Onverminderd wat de licentieovereenkomst bepaalt, kan een merklicentiehouder alleen met toestemming van de merkhouder een inbreukvordering instellen; de houder van een exclusieve licentie kan dat wel als de merkhouder na aanmaning niet zelf binnen een redelijke termijn optreedt (artikel 2.32 lid 4 BVIE). Schadevergoeding of afdracht van winst kan de licentienemer vorderen door tussen te komen in een procedure van de rechthebbende. Een zelfstandige vordering heeft hij alleen als hij die bevoegdheid heeft bedongen (artikel 27a lid 2 Auteurswet, artikel 2.32 lid 5 en 6 BVIE en artikel 70 lid 6 Rijksoctrooiwet 1995). Leg dat dus vast in de licentieovereenkomst.
Hoe laat je een exclusieve licentieovereenkomst opstellen?
Een exclusieve licentie kun je op meerdere manieren afbakenen: naar een geografisch gebied, een deel van de technologie, een bepaalde toepassing of een bepaalde sector in de markt, al dan niet beperkt in tijd. Leg ook vast wat er gebeurt als de licentienemer het recht niet of te weinig exploiteert, bijvoorbeeld met minimumroyalty’s of een recht om de exclusiviteit te beëindigen. Gaat het om auteursrecht, dan moet de exclusieve licentie schriftelijk worden aangegaan (artikel 2 lid 3 Auteurswet). Een advocaat contractenrecht kan met je meedenken over de juiste invulling; wij hebben veel ervaring met exclusieve licentiecontracten.
Wie profiteert van verbeteringen tijdens de looptijd?
In de kern beschikt de licentiegever over de intellectuele eigendomsrechten. Wanneer het gaat om producten (en dit zien we veel in de maakindustrie), ontstaat een zakelijk geschil vooral wanneer het product wordt doorontwikkeld en daaraan rechten moeten worden toegekend. Over de nieuwe technologie kun je afspraken maken in het licentiecontract.
Hoe pak je een geschil over een licentiecontract aan?
Ontstaat er een geschil over een licentiecontract, dan is het zaak dat de kern van het geschil snel wordt aangepakt en de schade wordt beperkt. Kom je er samen niet uit, dan leg je de zaak voor aan de rechter of, als je dat hebt afgesproken, aan arbiters. Wijs in de licentieovereenkomst een bevoegde rechter aan (bijvoorbeeld de rechtbank Amsterdam) en maak een rechtskeuze als je met een buitenlandse partij contracteert. Let op: voor vorderingen wegens inbreuk op een octrooi zijn in Nederland in eerste aanleg alleen de rechtbank Den Haag en de voorzieningenrechter van die rechtbank bevoegd (artikel 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995). Daarnaast kan het Eengemaakt Octrooigerecht bevoegd zijn.
Een geschil kan bijvoorbeeld gaan over de uitleg van een bepaling. In een zaak over een softwarelicentie oordeelde de rechtbank Den Haag dat de voorwaarden waaronder de licentievergoeding verschuldigd was, niet waren vervuld (Rb. Den Haag 23 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1409). Ook de beëindiging van een licentiecontract leidt vaak tot een geschil. In een zaak over een octrooilicentie had de licentienemer de royalty’s te laat betaald. Het hof oordeelde dat de licentiegever de overeenkomst op grond van de contractuele opzegregeling mocht beëindigen, en de Hoge Raad verwierp het cassatieberoep (HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141). Een beroep op een opzeggingsbevoegdheid kan wel onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn (artikel 6:248 lid 2 BW).
Wanneer laat je een licentieovereenkomst opstellen?
Ons advocatenkantoor helpt je graag verder bij het opstellen van een licentieovereenkomst. Wanneer je advies wilt inwinnen over een contractuele vraag, dan biedt ons kantoor daartoe mogelijkheden. Onze advocaten zijn in heel Nederland actief en bieden ook support bij internationale vraagstukken, ook wanneer het gaat om licentieovereenkomst met een buitenlandse partij. Het opstellen van een licentieovereenkomst door een advocaat betekent dat je een document hebt waarmee je verder kunt, waarin je kansen worden benut, en risico’s beheersbaar worden gemaakt.
Voordelen advocaat inschakelen
Het is verstandig om een advocaat voor licentieovereenkomsten of gespecialiseerde jurist in te schakelen voor het opstellen van een licentieovereenkomst, omdat:
– Zij expertise hebben op het gebied van intellectueel eigendomsrecht (waaronder auteursrecht, merkenrecht)
– Zij ervaring hebben met het opstellen van dit soort contracten op maat (duurovereenkomsten)
– Zij kunnen adviseren over de meest geschikte licentievorm (exclusief, niet-exclusief etc.)
– Zij kunnen waarborgen dat alle belangrijke aspecten goed worden geregeld
Een goed opgestelde licentieovereenkomst door een ervaren advocaat voorkomt latere discussies en conflicten over de voorwaarden. Een advocaat of gespecialiseerde jurist kan hierbij van grote toegevoegde waarde zijn.
Veelgestelde vragen over de licentieovereenkomst
Moet een licentieovereenkomst schriftelijk zijn?
Voor een exclusieve licentie op auteursrecht wel: die overeenkomst moet schriftelijk worden aangegaan (artikel 2 lid 3 Auteurswet). Voor een niet-exclusieve licentie schrijft de Auteurswet geen vorm voor. Een merklicentie kan pas tegenover derden worden ingeroepen na inschrijving in het register, op basis van een uittreksel van de akte of een door partijen ondertekende verklaring (artikel 2.33 BVIE).
Wat is het verschil tussen een exclusieve en een niet-exclusieve licentie?
Bij een niet-exclusieve licentie mag de licentiegever ook anderen een licentie geven. Bij een exclusieve licentie doet hij dat binnen de afgesproken grenzen niet. Leg vast of de licentiegever het recht zelf nog mag gebruiken. Voor auteursrecht moet een exclusieve licentie schriftelijk worden aangegaan (artikel 2 lid 3 Auteurswet).
Moet je een merklicentie of octrooilicentie laten inschrijven?
Niet om de licentie tussen partijen geldig te maken, wel om haar tegenover derden te laten werken. Een merklicentie kan pas na inschrijving in het register aan derden worden tegengeworpen (artikel 2.33 BVIE). Een octrooilicentie uit een overeenkomst is tegenover derden geldig nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven (artikel 56 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995).
Kan een licentienemer zelf optreden tegen inbreuk?
Alleen beperkt. Onverminderd wat de licentieovereenkomst bepaalt, heeft een merklicentiehouder toestemming van de merkhouder nodig, behalve de exclusieve licentiehouder als de merkhouder na aanmaning niet zelf binnen een redelijke termijn optreedt (artikel 2.32 lid 4 BVIE). Schadevergoeding of winstafdracht kan de licentienemer vorderen door tussen te komen in de procedure van de rechthebbende; een zelfstandige vordering alleen als hij die bevoegdheid heeft bedongen (artikel 27a lid 2 Auteurswet, artikel 2.32 lid 5 en 6 BVIE, artikel 70 lid 6 Rijksoctrooiwet 1995).
Kun je een licentieovereenkomst opzeggen?
Dat hangt in de eerste plaats af van de afspraken in de overeenkomst. Is de licentie voor onbepaalde tijd aangegaan en is er geen opzegregeling, dan is zij in beginsel opzegbaar, maar de redelijkheid en billijkheid kunnen een voldoende zwaarwegende grond, een opzegtermijn of een vergoeding vereisen. Een beroep op een opzegregeling kan onder omstandigheden onaanvaardbaar zijn (artikel 6:248 BW; HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141, r.o. 3.6.2-3.6.4). Een maker kan bovendien opzeggen als het auteursrecht niet in voldoende mate wordt geëxploiteerd, in de regel pas nadat hij de licentienemer schriftelijk een redelijke termijn heeft gegund om dat alsnog te doen, en niet als het aan hemzelf is toe te rekenen (artikel 25e lid 1 en 3 Auteurswet). Dat geldt niet voor makers als bedoeld in artikel 7 en 8 Auteurswet en niet voor computerprogramma’s (artikel 25b lid 3 en 45n Auteurswet).
Primaire bronnen
- Auteurswet (geldend vanaf 1 januari 2026): artikel 2, 7, 8, 25b, 25c, 25e, 25h, 27a en 45n
- Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE): artikel 2.32 en 2.33
- Rijksoctrooiwet 1995: artikel 53, 56, 70 en 80
- Burgerlijk Wetboek Boek 6: artikel 6:248
- Rb. Den Haag 23 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1409
- HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141
Wanneer schakel je een advocaat licentieovereenkomsten in?
Ons team van advocaten richt zich op contractenrecht. Onze advocaat commercial law Remko Roosjen geeft leiding aan dit team en we horen graag hoe we je het beste kunnen ondersteunen. Ben je op zoek naar andere praktijkgebieden, dan kunnen onze advocaten in Amsterdam je mogelijk ook ondersteunen, of aan een geschikte partner doorverwijzen. Je belang staat bij ons te allen tijde voorop en we zoeken graag naar praktische oplossingen en snel resultaat. Neem contact op met onze advocaat contractenrecht in Amsterdam en ontdek je mogelijkheden.
