Merken zijn voor veel ondernemingen essentiële vermogensbestanddelen. Conflicten over merken – bijvoorbeeld over het recht om een bepaalde naam of logo te gebruiken – kunnen grote commerciële gevolgen hebben. Ons advocaten voor merkenrecht hebben hier vaak mee te maken. Het merkenrecht wordt in Nederland (en België en Luxemburg) geregeld in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), terwijl op Europees niveau het Uniemerk bestaat op grond van de Uniemerkenverordening (EU 2017/1001). Een advocaat merkenrecht kan u daarover goed van verdere uitleg voorzien.
In de EU lopen dus twee systemen naast elkaar: een Benelux-merk (geldig in de drie Benelux-landen) en een Uniemerk (geldig in alle EU-lidstaten). Nationale merkenwetgeving is sinds 1989 vergaand geharmoniseerd door Europese richtlijnen, recentelijk de Richtlijn (EU) 2015/2436 (herziening merkenrichtlijn). Deze regels bepalen onder meer hoe merkinbreuk en procedures daartegen eruitzien. Daarnaast zijn Boek 6 BW (verbintenissenrecht, bv. contracten) en Boek 10 BW (internationaal privaatrecht) relevant in geschillen rondom merken, evenals procesrechtelijke bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (bijvoorbeeld inzake bewijsbeslag, ex-parte verboden en proceskosten).
In dit juridische speelveld is de merkenrechtadvocaat onmisbaar. Deze gespecialiseerde advocaat merkenrecht adviseert cliënten hoe geschillen te voorkomen en vertegenwoordigt hen in procedures om conflicten op te lossen. Hieronder volgt een diepgaand overzicht van de diverse rollen en werkzaamheden van een merkenrechtadvocaat – van advies en registratie tot oppositie, handhaving, onderhandelingen en procesvoering – in zowel civiele procedures in Nederland als administratieve trajecten bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en het EU Intellectual Property Office (EUIPO). Waar relevant wordt verwezen naar toepasselijke regelgeving (BVIE, UMVo, Richtlijn 2015/2436, BW, Rv) en jurisprudentie ter illustratie.
Hoe adviseert een advocaat over geschillen in het merkenrecht?
Een belangrijk deel van het werk van een merkenrechtadvocaat bij MAAK bestaat uit advies en conflictpreventie. Voorkomen is beter dan genezen, zeker in het merkenrecht. Enkele kerntaken op dit vlak zijn:
Hoe werkt merkonderzoek en clearance door een advocaat?
Voordat een nieuw merk wordt gelanceerd of gedeponeerd, voert de advocaat (of een gemachtigde onder zijn regie) merkonderzoek uit. Dit omvat het checken van merkregisters (Benelux, EU en indien nodig internationaal) op oudere gelijkende merken, en ook het screenen van handelsnamen en domeinnamen. Door deze due diligence kan worden ingeschat of het beoogde merk beschikbaar is of dat er een risico bestaat op inbreukclaims van derden. Zo nodig adviseert de advocaat om het merk aan te passen om conflicten te vermijden.
Advies advocaat merkenrecht over onderscheidend vermogen en registreerbaarheid
De advocaat merkenrecht beoordeelt of het merk voldoet aan de wettelijke eisen voor bescherming. Merken mogen bijvoorbeeld niet louter beschrijvend zijn voor de waren/diensten. Als een klant een generieke of beschrijvende term wil vastleggen, zal de advocaat waarschuwen dat dit geweigerd kan worden en adviseren over alternatieven of toevoegingen om het merk onderscheidend te maken. Ditzelfde geldt voor andere absolute weigeringsgronden (bijvoorbeeld misleidende of strijd met de goede zeden). Deze advisering voorkomt latere teleurstelling of juridische strijd bij het depot.
Hoe werkt depotstrategie en merkenportfolio door merkenrecht advocaat?
Een merkenrechtadvocaat stelt samen met de cliënt een strategie op: waar en wat registreren. Omdat een nationaal Nederlands merk niet bestaat (inschrijving verloopt via het Benelux-systeem), is de keuze vaak tussen een Benelux-merk of een EU-merk – of beide, afhankelijk van de markt van de cliënt. Ook kan via het internationale registratiesysteem van Madrid verdere wereldwijde bescherming worden gezocht. De advocaat weegt de voor- en nadelen af: een Benelux-merk is voldoende als men slechts in de Benelux opereert, maar een groeiend bedrijf kan baat hebben bij een Uniemerk (dekking in de hele EU). Daarnaast adviseert hij over de juiste klassen van waren en diensten (Nice-classificatie) die het merk moet dekken. Sinds de implementatie van de Richtlijn 2015/2436 geldt dat de omschrijving van waren en diensten duidelijk en nauwkeurig moet zijn (codificatie van het IP Translator-arrest). Een advocaat zorgt ervoor dat de opsomming niet te vaag of te breed is, om zowel weigering te voorkomen als om later precies te weten wat de reikwijdte van het recht is.
Juridisch advies advocaat over gebruik en merkonderhoud
Om later conflict en rechtenverlies te voorkomen, adviseert de merkenrechtadvocaat ook over juist gebruik van het merk. Merken moeten binnen 5 jaar na registratie “normaal gebruikt” worden, anders kunnen ze vervallen verklaard worden wegens non-usus. De advocaat zal de cliënt attenderen op deze gebruiksplicht en bijvoorbeeld helpen een strategie op te zetten voor tijdig gebruik in relevante markten. Tevens waakt hij ervoor dat het merk niet verwatert of generiek wordt – door bijvoorbeeld altijd het merk als bijvoeglijk naamwoord te gebruiken en niet als soortnaam, en in licentiecontracten kwaliteitseisen op te nemen. Bij fameuze merken is er vaak ook een merkgebruikscode om het publiek juist gebruik te leren (denk aan “zeg niet ‘aspirientje’ als algemene term, dat is een merk van Bayer”).
Door dergelijke preventieve adviezen probeert de merkenrechtadvocaat geschillen te voorkomen voordat ze ontstaan. Een concreet voorbeeld: een start-up wil haar nieuwe app “QuickCar” noemen. De advocaat ontdekt een bestaande EU-merkregistratie “KwikCar” in dezelfde sector. Hij adviseert een naamswijziging of aanpassing voordat er wordt geïnvesteerd in branding, om een toekomstige inbreukprocedure of kostbare herbranding te voorkomen. Ook kan hij aanraden de merknaam te wijzigen naar iets onderscheidenders als “QuickCar” te beschrijvend blijkt voor de diensten (snelle autoverhuur). Dergelijk vroegtijdig juridisch inzicht bespaart de cliënt later veel problemen.
Hoe vraagt een advocaat een merk aan?
Indien na de onderzoeks- en adviesfase wordt besloten een merk te lanceren, begeleidt de merkenrechtadvocaat het depot- en registratieproces bij het BOIP of EUIPO. Hoewel het mogelijk is als ondernemer zelf een merk aan te vragen, biedt een gespecialiseerde advocaat belangrijke meerwaarde:
Hoe verloopt depotvoorbereiding door advocaat?
De advocaat stelt de merkaanvraag op. Hij bepaalt in overleg met de cliënt de precieze merkconfiguratie – wordt het een woordmerk (bescherming voor het woord ongeacht vormgeving), een beeldmerk/logo, of allebei? Zijn er kleuren die claimed moeten worden? Met de modernisering van het merkenrecht is het sinds 2019 zelfs mogelijk om niet-traditionele merken te deponeren zonder grafische voorstelling, zoals klankmerken (via een MP3-bestand). Een advocaat kan helpen bij dergelijke nieuwe typen depot (bijv. een uniek geluidje als merk registreren). Ook controleert hij of er aan alle formele eisen is voldaan (bij BOIP moet bijvoorbeeld een machtiging vaak op tijd worden aangeleverd, etc.).
Hoe werkt een procedure bij BOIP of EUIPO met merkenrecht advocaat?
Na indiening van de aanvraag volgt meestal een traject bij het merkenbureau. Zowel het BOIP als EUIPO toetsen absolute gronden: is het teken geschikt als merk, niet beschrijvend of misleidend, etc. Als de examiner een bezwaar heeft (bijvoorbeeld: het aangevraagde merk mist onderscheidend vermogen), ontvangt de aanvrager een weigeringsrapport. De merkenrechtadvocaat stelt in zo’n geval een bezwaarschrift / antwoord op om het bureau te overtuigen het merk toch in te schrijven. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat het merk door inburgering toch onderscheidend is geworden, of door argumentatie dat het merk een fantasienaam is en niet louter beschrijvend. Zijn juridische kennis van eerdere uitspraken en voorbeelden is hierbij nuttig. Bij EUIPO kan hij verwijzen naar Guidelines of voorbeelden waarin vergelijkbare merken wel zijn aanvaard.
Hoe wordt een merk door een advocaat geregistreerd?
Als alle obstakels zijn weggenomen, wordt het merk geregistreerd. In de Benelux gebeurt dit doorgaans vrij snel na depot als er geen absolute gronden bezwaar zijn; het depot wordt gepubliceerd en na de oppositietermijn wordt het registratieresultaat bevestigd. In de EU duurt het door de langere oppositietermijn wat langer voordat de registratie definitief is. Een advocaat ziet erop toe dat de registratie acte de dépôt en certificaten in orde zijn.
Internationale coördinatie merk met specialist merkenrecht
: Merkenrechtadvocaten werken vaak grensoverschrijdend. Als de cliënt bescherming in meerdere landen wil, kan de advocaat via zijn netwerk van buitenlandse correspondenten lokale depots regelen of een internationale aanvraag (Madrid) indienen. Hij begeleidt de cliënt door de verschillende fases en corresponderende termijnen. Bijvoorbeeld: eerst een Benelux-basisdepot, daarop een Madrid-aanvraag met extensies naar o.a. de VS en China. Mocht een buitenlands bureau (bijv. USPTO of CNIPA) bezwaar maken, zal de advocaat samen met een lokale advocaat argumenten voorbereiden of strategisch beslissen dat deel te laten vallen. Dit is specialistisch werk dat specifieke kennis van internationale regels vergt.
Kortom, bij merkregistratie zorgt de merkenrechtadvocaat ervoor dat het recht van de cliënt waterdicht wordt vastgelegd: in de juiste vorm, voor de juiste territoria en met goede omschrijving van de beschermingsomvang. Dit voorkomt niet alleen latere geschillen, maar versterkt ook de positie van de merkhouder als er toch een conflict ontstaat.
Hoe werkt de bij BOIP en EUIPO?
Na registratie kan een merkhouder niet achterover leunen: zodra een nieuw merk wordt gepubliceerd dat te veel op het zijne lijkt, moet hij in actie komen om zijn monopolie te bewaken. In zowel het Benelux- als het EU-systeem bestaat daarom de oppositieprocedure, een administratieve procedure om de inschrijving van een jonger merk tegen te houden op basis van oudere rechten. Merkenrechtadvocaten spelen hierin een centrale rol, zowel aan de kant van de opposant (degene die bezwaar maakt) als de verweerder (aanvrager van het betwiste merk).
Hoe ziet de Benelux-oppositie door een advocaat merkenrecht eruit?
In de Benelux kan oppositie worden ingesteld binnen 2 maanden na de publicatie van de merkaanvraag. Alleen houders van bepaalde oudere rechten kunnen dit doen. Artikel 2.14 BVIE beperkt oppositiegronden traditioneel tot oudere ingeschreven merken (Benelux of Uniemerken, eventueel internationale registraties geldend in de Benelux) en bekende merken in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs (merken die internationaal bekend zijn zonder registratie). Andere oudere tekens, zoals een handelsnaam, kunnen niet via oppositie worden ingeroepen in de Benelux – daarvoor moet men naar de civiele rechter. De merkenrechtadvocaat zal dus eerst toetsen of de cliënt een geschikt ouder recht heeft voor een oppositie. Zo ja, dan stelt hij tijdig (voor het verstrijken van de 2-maandstermijn) het oppositiedossier samen en dient hij het oppositieformulier in bij het BOIP.
EU-oppositie door merkenrecht specialist
Bij EUIPO is de termijn voor oppositie 3 maanden na publicatie. De gronden zijn vergelijkbaar maar iets ruimer: naast oudere merken (nationaal, Benelux of EU) en bekende merken, kan men ook een oppositie baseren op bijvoorbeeld een niet-geregistreerd merk of ander teken dat in het economisch verkeer van meer dan plaatselijke betekenis is, als het recht van een lidstaat (zoals Nederland) daaraan bescherming toekent (Uniemerkenverordening art. 8 lid 4). Een voorbeeld hiervan is het Engelse recht van passing off of een handelsnaam die in een land bescherming geniet; deze kunnen in EU-oppositie worden aangevoerd. De merkenrecht specialist of advocaat moet dus beoordelen of dergelijke complexere gronden relevant zijn. In de praktijk baseren opposanten zich meestal op geregistreerde merken als grond, vanwege de duidelijkheid daarvan.
Wat is de rol van de advocaat bij deze merkenrechtelijke geschillen?
Na het indienen van oppositie start bij beide bureaus eerst een periode van uitstel voor minnelijke regeling, de zogenaamde cooling-off-periode. In de Benelux is dit standaard 2 maanden; bij EUIPO eveneens 2 maanden, maar op gezamenlijk verzoek kan dit zelfs tot 24 maanden verlengd worden. Tijdens deze fase kunnen partijen – onder begeleiding van hun advocaten – proberen er onderling uit te komen, zonder tussenkomst van het bureau. De merkenrechtadvocaat zal vaak contact zoeken met de wederpartij om een schikking te verkennen. Bijvoorbeeld: de opposant stemt toe dat het nieuwe merk wordt ingeschreven, mits de aanvrager bepaalde goederen schrapt uit de lijst of het merk in een andere vorm gaat gebruiken (co-existentieafspraak). Wordt er een akkoord bereikt, dan trekken partijen de oppositie in en meldt de advocaat dit aan het BOIP, dat dan een deel van de betaalde oppositiekosten kan terugstorten. Een praktijkvoorbeeld: partij A heeft het oudere merk “Sunix” voor zonnebrillen, partij B deponeert “Sunics” voor kleding. In cooling-off komen ze overeen dat B door mag gaan met “Sunics” voor kleding, mits B geen zonnebrillen onder die naam verkoopt; A trekt daarop de oppositie in. Zo’n schikking wordt vaak in een contract (samenlevingsovereenkomst) vastgelegd door de advocaten.
Lukt een minnelijke oplossing niet, dan wordt de inhoudelijke oppositieprocedure hervat. De merkenrechtadvocaat heeft vervolgens de taak om de argumenten op papier te zetten. De opposant (ouder rechthebbende) moet doorgaans eerst een motivering indienen, waarin hij stelt dat het jongere merk niet samen kan bestaan met het zijne wegens bijvoorbeeld verwarringsgevaar (BVIE art. 2.14 lid 1 sub a juncto art. 2.20 lid 1 sub b: overeenstemmend teken en waren/diensten die leiden tot verwarring) of wegens reputatieschade/onrechtmatig voordeel (indien het oudere merk een ruim bekende reputatie heeft – art. 2.20 lid 1 sub c BVIE / art. 8(5) UMVo). De advocaat onderbouwt dit met juridische argumenten en vaak met stukken: bijvoorbeeld marktonderzoeken over bekendheid, of voorbeelden van daadwerkelijke verwarring.
Een cruciale rol voor de merkenadvocaat is ook het omgaan met de gebruiksplicht. Als het oudere merk op het moment van oppositie al langer dan 5 jaar ingeschreven staat, kan de verweerder eisen dat de opposant bewijzen van gebruik overlegt (art. 2.16 lid 3 BVIE; art. 47 UMVo). Gebeurt zo’n use requirement verzoek, dan moet de advocaat van de opposant binnen een gestelde termijn (in Benelux 2 maanden) bewijzen overleggen dat het oudere merk daadwerkelijk in die vijf jaar voor de aanvraag van het jongere merk normaal gebruikt is. Denk aan verkoopcijfers, advertenties, foto’s van producten met het merk, etc. Het is de taak van de advocaat om dit bewijsdossier op te stellen en in te dienen. Als hij dit nalaat of onvoldoende doet, wordt de oppositie afgewezen zonder inhoudelijke beoordeling. Deze gebruiksbewijsfase vergt nauwgezette voorbereiding; een ervaren merkenjurist weet wat als voldoende geldt (bv. geografische spreiding van gebruik, omvang, consistente merkuiting). Vervolgens mag de verweerder weer reageren op die gebruiksbewijzen en de inhoudelijke argumenten. In zowel Benelux als EU opposities volgt dan vaak nog een repliek/dupliekronde op schrift.
Hoe stel ik beroep in met een advocaat merkenrecht?
Uiteindelijk hakt het merkenbureau de knoop door. Wordt de oppositie toegewezen, dan wordt het jongere depot geheel of gedeeltelijk geweigerd (geheel bij identieke of erg lijkende merken, gedeeltelijk als bijvoorbeeld bepaalde diensten nog wel naast elkaar kunnen bestaan). Wordt de oppositie afgewezen, dan krijgt het jongere merk groen licht voor registratie. In de Benelux kunnen partijen tegen de beslissing van BOIP in beroep bij het Benelux-Gerechtshof in Luxemburg (het BVIE wijst dat hof aan als bevoegde instantie, art. 1.15bis BVIE); dit moet binnen 2 maanden na de uitspraak. De merkenrechtadvocaat zal samen met de cliënt beoordelen of hoger beroep zinvol is. In oppositiezaken is zo’n beroep relatief zeldzaam (vanwege de kosten en duur). Bij EUIPO loopt een beroep via de Boards of Appeal van het EUIPO en daarna eventueel door naar het Gerecht en Hof van Justitie. Deze procedures zijn complex en tijdrovend, en hier zal zeker een gespecialiseerde merkenadvocaat voor nodig zijn, vaak in samenwerking met gespecialiseerde EU-merkengemachtigden.
Handhaving merkenrecht
de oppositieprocedure is een belangrijk instrument om merkrechten te handhaven zonder direct naar de rechter te stappen. Een merkenrechtadvocaat helpt merkhouders proactief gebruik te maken van opposities om conflicterende merken vroegtijdig “van tafel te krijgen”. Tegelijkertijd verdedigt hij cliënten die een oppositie aan hun broek krijgen – door te proberen de inschrijving alsnog te redden via argumenten of schikkingen. Opposities zijn relatief laagdrempelig, goedkoper dan een rechtszaak en leiden vaak tot snelle beslissingen (binnen circa een jaar). Hierdoor vormen ze een eerste linie in geschilbeslechting in het merkenrecht.
Administratieve doorhalings- en nietigheidsprocedures door advocaat merkenrecht
Naast oppositie (dat zich richt op aanhangige merkaanvragen), kennen zowel het BVIE als het Uniemerkenrecht procedures om reeds ingeschreven merken aan te vechten buiten de rechter om. Dit zijn de zogeheten doorhalings- of nietigheidsprocedures bij het merkenbureau. Voor een merkenrechtadvocaat vormen deze een belangrijk extra arsenaal om geschillen te beslechten, met name sinds de implementatie van de nieuwe merkenrichtlijn.
Hoe werkt de doorhalingsprocedure bij BOIP met merkenrecht advocaat?
Sinds 1 juni 2018 (en volledig van kracht per 1 maart 2019) is het BVIE gewijzigd om een administratieve nietig- en vervallenverklaringsprocedure in te voeren. Bij het BOIP heet dit de doorhalingsprocedure. Waar men voorheen voor nietigheid (nietigheid = merk had niet geregistreerd mogen worden, bv. beschrijvend of conflict met ouder recht) of verval (verval = merk is recht verloren, bv. wegens vijf jaar niet-gebruiken of merk is generiek geworden) altijd naar de civiele rechter moest stappen, kan dit nu eenvoudig via het bureau. De merkenrechtadvocaat kan namens een cliënt een vordering tot doorhaling indienen bij BOIP (middels een standaardformulier). Gronden kunnen zijn: het betwiste merk had nooit geregistreerd mogen worden (absolute gronden zoals beschrijvendheid, of relative gronden zoals een ouder merk dat al bestond) of de merkregistratie moet vervallen omdat het merk gedurende 5 jaar niet is gebruikt, of het merk is een soortnaam geworden, etc.. Ook kan kwade trouw bij depot een grond zijn (iemand deponeerde het merk te kwader trouw). De procedure verloopt vergelijkbaar met oppositie: er is een uitwisseling van argumenten, mogelijk met bewijs (zeker bij niet-gebruik moet de houder gebruik aantonen om zijn merk te behouden). Uiteindelijk beslist BOIP of het merk geheel of gedeeltelijk doorgehaald wordt. Deze administratieve weg is snel en eenvoudig in vergelijking met een rechtzaak.
Voorbeeld: Stel bedrijf X ontdekt dat een derde een Benelux-merk heeft geregistreerd dat hun oudere handelsnaam bevat, puur om X dwars te zitten. In plaats van een tijdrovende procedure voor de rechtbank Den Haag te starten, kan de advocaat van X nu bij BOIP een doorhalingsvordering indienen op grond van het oudere merk of op grond van kwade trouw. BOIP zal dat behandelen en – als aan de voorwaarden is voldaan – het betwiste merk nietig verklaren. Dit bespaart tijd en kosten.
Nietigheids- en vervalprocedure EUIPO met merkenrecht advocaat
Al langer bestond bij EUIPO een vergelijkbare mogelijkheid, bekend als cancellation proceedings. Een merkenrechtadvocaat kan bij EUIPO een aanvraag indienen tot declaration of invalidity (nietigverklaring) van een Uniemerk (bijvoorbeeld omdat zijn cliënt een ouder nationaal merk heeft dat in conflict is, of omdat het Uniemerk beschrijvend is ingeschreven in strijd met absolute gronden), of tot revocation (verval wegens non-use of omdat de merknaam gangbaar is geworden). EUIPO’s procedures lijken sterk op de BOIP-doorhalingsprocedure: schriftelijke rondes, mogelijkheid tot bewijs, en uiteindelijk een beslissing door een gespecialiseerde kamer. Bijvoorbeeld, de Duitse speelgoedfabrikant die het Uniemerk “Steffie” bezit zou via EUIPO kunnen proberen het Uniemerk “Steffi Love” van een concurrent nietig te laten verklaren wegens verwarringsgevaar met haar oudere merk. Een merkenadvocaat bereidt dan een gedetailleerd verzoekschrift voor en beheert de procedure bij EUIPO.
Wat is de rolverdeling tussen u en een advocaat merkenrecht?
Voor de aanvaller (degene die nietigverklaring/verval wil) is de advocaat essentieel om de juiste grondslagen te kiezen en te bewijzen. Hij verzamelt bijvoorbeeld bewijs dat een merk generiek is geworden (krantenartikelen waarin de merknaam als soortaanduiding wordt gebruikt, verklaringen van brancheorganisaties, etc.), of bewijs van non-gebruik (bv. marktonderzoeken die aantonen dat het merk niet op de markt is). Voor de verweerder (houder van het aangevallen merk) is de advocaat net zo cruciaal: hij moet aannemelijk maken dat het merk wel onderscheidend is of wel degelijk gebruikt. Zo’n procedure kan doorslaggevend zijn voor het behoud van een merkrecht.
Belangrijk: besluiten van BOIP in doorhalingszaken zijn, net als bij oppositie, aan te vechten bij het Benelux-Gerechtshof. Besluiten van EUIPO in nietigheidszaken kunnen via de Board of Appeal naar het Gerecht en Hof van Justitie worden gebracht. In zo’n hoger beroep vertegenwoordigt meestal een advocaat de cliënt, omdat daar diepgaande juridische argumentatie (en kennis van EU-rechtspraak) voor nodig is.
Door deze administratieve routes kunnen merkenrechtadvocaten tegenwoordig sneller en doelgerichter merkrechten van de markt verwijderen die in strijd zijn met de wet of met oudere rechten van hun cliënten. Dit draagt bij aan effectieve handhaving en opschoning van het merkenregister, zonder direct de weg van langdurige civiele procedures te hoeven bewandelen.
Handhavingsstrategieën en monitoring door advocaat merkenrecht
Een groot onderdeel van geschilpreventie en -beslechting in het merkenrecht is het handhaven van bestaande rechten. Merkenrechtadvocaten ontwikkelen samen met hun cliënten handhavingsstrategieën en helpen deze uit te voeren. Enkele belangrijke aspecten zijn:
Hoe bewaakt een advocaat uw merk (monitoring)?
Om snel op te treden tegen potentiële inbreuk, is vroegtijdige detectie essentieel. Advocaten adviseren merkhouders over het instellen van merkbewakingsdiensten. Dit zijn diensten (vaak via merkenbureaus) die publiceren wanneer iemand een overeenstemmend merk deponeert (zodat oppositie kan worden ingesteld). Daarnaast monitoren merkenadvocaten vaak het internet en de markt: ze houden webshops, sociale media en beurzen in de gaten op ongeautoriseerd gebruik van hun cliënten’s merken. Bijvoorbeeld, een advocatenkantoor namens een modehuis controleert online marktplaatsen op namaakartikelen met het luxe merk van de cliënt. Zodra iets verdachts opduikt, kan de advocaat direct actie ondernemen, bijvoorbeeld een platform notice sturen of verdere juridische stappen voorbereiden.
Grensmaatregelen en anti-namaak bij een merk
Een specifieke tak van handhaving betreft douane-acties. Op basis van de EU-verordening tot handhaving van IP-rechten aan de grens (Verordening (EU) 608/2013) kunnen merkhouders via hun advocaat een verzoek indienen bij de douane om toezicht te houden op importen van mogelijk namaak. De advocaat registreert het merk in de douanesystemen. Als de douane dan een partij goederen aantreft met dat merk (bijv. een container “Rolex”-horloges uit een land buiten de EU), kunnen ze die zending tegenhouden. De merkenrechtadvocaat komt vervolgens in actie om te bevestigen dat het inderdaad om inbreuk gaat (namaak) en zal namens de merkhouder bijvoorbeeld verbeurdverklaring of vernietiging van de goederen regelen. Deze maatregel is preventief: het voorkomt dat de namaakproducten de markt bereiken. Ook kan de advocaat strafrechtelijke aangifte doen van merkvervalsing, zodat strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen namaakhandelaars. In complexe namaakzaken werken merkenadvocaten regelmatig samen met opsporingsdiensten (FIOD, politie) in zogenoemde joint actions.
Sommatiebrieven laten opstellen door advocaat merkenrecht (cease-and-desist)
Wanneer een mogelijke inbreuk is geconstateerd – bijvoorbeeld een concurrent die een verwarrend gelijkende merknaam gebruikt – is de eerste stap vrijwel altijd een sommatiebrief door de advocaat. In zo’n brief stelt de merkenrechtadvocaat de derde op de hoogte van de merkrechten van zijn cliënt en dat het gebruik van het conflicterende teken onrechtmatig is (merkinbreuk ex art. 2.20 BVIE / art. 9 UMVo). Er wordt gesommeerd om het inbreukmakende gebruik onmiddellijk te staken, vaak onder dreiging van verdere juridische stappen (zoals een kort geding of schadeclaim) als niet wordt voldaan.
De toon van deze brieven varieert, maar een ervaren advocaat kiest zijn woorden zorgvuldig. De brief moet duidelijk en juridisch juist zijn – niet te licht, om serieus genomen te worden, maar ook niet te zwaar, om geen eigen risico’s te creëren. Een onterechte of al te agressieve sommatie kan immers aangemerkt worden als een onrechtmatige daad jegens de ontvanger. Er zijn gevallen bekend waarin de gesommeerde partij juist naar de rechter stapte voor een negatief declaratoir vonnis (een uitspraak dat geen inbreuk wordt gemaakt), bijvoorbeeld omdat de sommatie ongefundeerd of dreigend was. Een merkenadvocaat voorkomt dit door in de brief de grondslag zorgvuldig te onderbouwen (vaak met verwijzing naar de ingeschreven merken en relevante feiten van inbreuk) en niet verder te gaan dan nodig.
Acquisitie en gedogen merk met hulp van advocaat
Actief handhaven is belangrijk, maar ook timing is cruciaal. Als een merkhouder te lang stilzit terwijl een ander zijn merk gebruikt, kan rechtsverwerking of gedogen optreden. Zowel het BVIE (art. 2.24 BVIE) als het Uniemerkenrecht (art. 54 UMVo) kennen de regel dat als de merkeigenaar 5 jaar lang bewust een jonger merk gedoogt, hij zijn aanspraak niet langer kan doorzetten (tenzij er kwade trouw in het spel is).
Dit betekent: weet een merkhouder dat een ander een overeenstemmend merk voor dezelfde waren/diensten gebruikt of heeft geregistreerd, en laat hij dat 5 jaar begaan zonder actie, dan verliest hij het recht om nog oppositie, doorhaling of inbreukvordering in te stellen tegen dat gebruik/merk. Merkenrechtadvocaten waken tegen dergelijke verval van rechten. Zij adviseren hun cliënten tijdig op te treden “voordat het te laat is”. Bijvoorbeeld door in elk geval binnen die termijn een duidelijke protestbrief te sturen (dat stuit de 5-jaarstermijn). In de praktijk is één van de eerste vragen bij een nieuwe inbreukzaak: hoelang bestaat dit gebruik al en wisten we ervan? Zo ja, meteen actie ondernemen om geen gedoogsituatie te creëren.
Selectief handhaven merk door advocaat en merkreputatie
Een doordachte handhavingsstrategie betekent ook dat een merkenrechtadvocaat samen met de cliënt beslist wanneer en tegen wie men optreedt. Soms is het immers niet zinvol elke minimale inbreuk aan te vechten (denk aan een klein lokaal winkeltje met een vergelijkbare naam – een harde aanpak kan reputatieschade opleveren of het Streisand-effect). De advocaat weegt de juridische plichten (merkverwatering voorkomen, gebruik verplicht) af tegen PR-implicaties en kosten. Indien de merkrecht-eigenaar internationaal opereert, zal de advocaat bovendien coördineren met advocaten in andere landen om consistent op te treden tegen inbreuk, zodat er geen zwakke schakels ontstaan.
Hoe bereidt een advocaat merkenrecht juridische stappen voor?
Tot handhavingsstrategie behoort ook het vooruitdenken: als de sommatie geen effect heeft, is de advocaat vaak al begonnen met het verzamelen van bewijsmateriaal voor een mogelijke procedure. Bijvoorbeeld het vastleggen van de inbreuk (via screenshots, test-aankopen van inbreukproducten, een proces-verbaal van constatatie door een deurwaarder die de situatie vaststelt). Dit maakt dat men in een later proces direct sterk staat.
Advocaat over vergelijkende reclame en uitputting van een merk
Twee specifieke scenario’s verdienen aandacht in de handhavingsstrategie, omdat de wet hier nuances kent:
- Vergelijkende reclame: Concurrenten mogen in principe elkaars merken noemen in reclame om objectief te vergelijken, mits aan strikte voorwaarden is voldaan (art. 6:194a BW implementeert de EU-richtlijn oneerlijke vergelijking). Een merkenrechtadvocaat kent deze grenzen goed. De nieuwe BVIE-bepalingen (2019) hebben expliciet het recht van de merkhouder versterkt om op te treden tegen gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame dat niet aan de regels voldoet. Bijvoorbeeld, als een parfummaker A in zijn reclame zegt “Alternatief voor Chanel №5”, gebruikt hij het merk CHANEL. Dat mag alleen als de vergelijking eerlijk is en niet misleidt. In de L’Oréal/Bellure-zaak (HvJ EU 2009) ging het om imitatieparfums die vergelijkingslijsten hanteerden met de merken van L’Oréal. Het Hof oordeelde dat een derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van een bekend merk indien hij “in het kielzog van het merk probeert mee te liften op de aantrekkingskracht, reputatie en prestige van dat merk, en zonder financiële vergoeding te profiteren van de marketinginspanning van de merkhouder”. Een merkenadvocaat zal in zo’n geval betogen dat dit ongeoorloofd free-riding is en namens zijn cliënt optreden tegen de adverteerder (sommatie of kort geding). Omgekeerd, als zijn cliënt juist de vergelijkende adverteerder is, zal hij adviseren hoe de reclame veilig binnen de toegestane kaders blijft.
- Uitputting: Het uitputtingsbeginsel houdt in dat de merkhouder zijn recht niet kan inroepen tegen verdere verhandeling van producten die met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht binnen de EER (art. 2.23 BVIE en art. 15 UMVo). Een merkenrechtadvocaat moet deze grens van handhaving bewaken. Bijvoorbeeld, een officiële dealer verkoopt originele merkhorloges door – de merkhouder kan dat niet verbieden onder het mom van merkinbreuk, want het recht is uitgeput. Echter, als er “gegronde redenen” zijn, bijvoorbeeld de waren zijn veranderd of de reputatie lijdt door herverpakking, kan de merkhouder wél optreden (art. 13(2) UMVo/bijv. art. 2.23 lid 3 BVIE). Een advocaat adviseert hoe hiermee om te gaan. In een zaak beschreven door Dohmen Advocaten werd bijvoorbeeld een merkproduct gemodificeerd en doorverkocht; het merk was uitgeput door de verkoop, maar de aanzienlijke modificatie maakte dat de merkhouder toch mocht optreden. Zulke nuances moet een merkenrechtadvocaat in strategie meenemen. Parallelimport en grijze handel zijn typische onderwerpen waar advocaten namens merkbedrijven tegen opkomen, of juist voor importeurs verdedigen met een beroep op uitputting.
Concluderend vormt het uitdenken en uitvoeren van handhavingsstrategieën een kernonderdeel van het merkenrechtelijke werk. De merkenadvocaat is daarbij planner, waakhond (monitoring), onderhandelaar (sommatie, minnelijke oplossing) en zo nodig strijder (doorpakken met juridische procedures) om de merkexclusiviteit van zijn cliënt te beschermen.
Hoe werken civielrechtelijke inbreukprocedures van een merk?
Als vriendelijke verzoeken en administratieve routes niet tot een oplossing leiden, komt de gang naar de civiele rechter in beeld. Merkenrechtadvocaten zijn bedreven in het voeren van inbreukprocedures voor de nationale rechter, waarbij zij zowel eisende merkhouders als verdedigers van beschuldigden kunnen vertegenwoordigen. In Nederland zijn enkele bijzonderheden van toepassing op dergelijke procedures, voortvloeiend uit het BVIE, aanvullende nationale regels en Europese bepalingen.
Welke rechter is bevoegd in merkenrechtzaken?
Merkenrechtzaken worden in principe behandeld door de civiele rechter (rechtbank) volgens de normale competentieregels. Voor Benelux-merken bepaalt het BVIE dat inbreukvorderingen kunnen worden ingesteld bij daartoe bevoegde nationale instanties; in de praktijk betekent dit dat de merkhouder doorgaans de rechter kiest van de woonplaats/vestigingsplaats van de gedaagde of de plaats van inbreuk. In Nederland hebben de rechtbanken (zeker die met een gespecialiseerde handelskamer, zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag) ervaring met IE-zaken.
Hoewel formeel iedere rechtbank een merkenzaak kan behandelen, heeft de Rechtbank Den Haag een bijzondere reputatie en exclusiviteit in sommige IE-zaken (bijvoorbeeld octrooizaken), en ook merkgeschillen worden daar regelmatig aanhangig gemaakt vanwege de expertise van haar IE-rechters. Voor Uniemerken is het nog explicieter geregeld: elke lidstaat wijst cosi-genoemde “Uniemerkengerechtshoven” aan (art. 123 UMVo). In Nederland zijn dit de rechtbank Den Haag in eerste aanleg en het gerechtshof Den Haag in hoger beroep (in feite concentreert men EU-merkenzaken daar). Een merkenrechtadvocaat zal dus bij een Uniemerk-inbreuk vaak direct dagvaarden bij de rechtbank Den Haag, die exclusief bevoegd is. Bij inbreuk in meerdere landen tegelijk (bijvoorbeeld een partij verkoopt onder een conflicterende naam in Nederland én België) kan de advocaat strategisch proberen een cross-border injunction te krijgen: soms neemt een Nederlandse rechter voor buitenlandse inbreuken rechtsmacht aan, met name als de gedaagde in NL gevestigd is en er samenhang is (Brussel I bis-Verordening art. 8(1)). Echter, de geldigheid van buitenlandse merken mag een Nederlandse rechter niet beoordelen (HvJ EU GAT/LuK voor octrooien, naar analogie ook voor merken), dus die beperking bewaakt de advocaat ook.
Welke vordering stel ik in bij de inbreuk op een merk?
In een merkinbreukprocedure kan de merkenhouder diverse vorderingen instellen. De kern is meestal een verbod op verder inbreukmakend handelen (injunctie), eventueel versterkt met een dwangsom. Daarnaast komen aan de orde: een terugroepings- of vernietigingsvordering van inbreukmakende goederen (om deze uit het handelsverkeer te halen), een schadeloosstelling of vergoeding van winstafdracht, en nevenvorderingen zoals een rekening en verantwoording (opgave van verkoopaantallen, afnemers etc.), rectificatie (publieke mededeling van de uitspraak) en een proceskostenveroordeling. De merkenrechtadvocaat formuleert deze vorderingen in de dagvaarding.
Een onderscheid moet gemaakt worden tussen voorlopige voorzieningen (kort geding of ex parte) en de bodemprocedure (het inhoudelijke hoofdgeding):
Hoe start ik een kort geding (spoedprocedure) bij een merkinbreuk?
Bij acute inbreuk kiest de merkenhouder vaak voor een kort geding bij de voorzieningenrechter. Dit is een snelle procedure waarin de voorzieningenrechter op korte termijn (soms binnen enkele weken of zelfs dagen) een voorlopige maatregel kan opleggen. De merkenadvocaat moet in kort geding aannemelijk maken dat het merk geldig is en dat er inbreuk plaatsvindt, en dat er spoed is (dreigende onomkeerbare schade). Kort gedingen in IE-zaken zijn gebruikelijk; de rechter kan daarin bijvoorbeeld een voorlopig verkoopverbod opleggen aan de gedaagde totdat in de bodemzaak is beslist. In de praktijk betekenen dergelijke verboden vaak het einde van de inbreuk, omdat de bodemzaak soms niet eens meer komt (de inbreukmaker staakt definitief of schikt). Een voorbeeld: een parfummerk merkt dat een concurrent een geur op de markt brengt met een uiterst vergelijkbare verpakking en naam; via een kort geding kan binnen enkele weken een verbod worden verkregen, zodat de producten uit de schappen gehaald moeten worden – nog voordat de campagne van de concurrent goed en wel op gang komt.
Wat is een ex parte bevel bij een merkinbreuk?
Een bijzonder instrument in Nederland (sinds implementatie van de Handhavingsrichtlijn 2004/48/EG) is het ex parte bevel (art. 1019e Rv). Dit is een eenzijdig door de rechter, zonder voorafgaande hoor en wederhoor, opgelegd verbod bij wijze van voorlopige voorziening. Het is bedoeld voor zeer spoedeisende gevallen, met name als uitstel onherstelbare schade veroorzaakt, en vereist dat het recht van de merkhouder evident valide is en de inbreuk duidelijk aannemelijk. De advocaat dient daartoe een verzoekschrift in bij de voorzieningenrechter. Als deze het toewijst, krijgt de vermeende inbreukmaker onverwacht een gerechtelijk bevel om per direct te stoppen met de inbreuk, zonder dat hij vooraf is gehoord. Dit middel wordt terughoudend toegepast, alleen bij klip-en-klare zaken (zoals flagrante namaak). De merkenrechtadvocaat zal deze route kiezen bijvoorbeeld als op het punt staat een grote partij namaakartikelen te worden verkocht of op een beurs gepresenteerd, en er geen tijd is voor een normaal kort geding. De gedaagde heeft overigens de mogelijkheid achteraf herziening van het bevel te vragen zodra hij het heeft vernomen (art. 1019e lid 3 Rv), zodat alsnog hoor en wederhoor plaatsvindt. Een ex parte bevel is dus vooral een noodrem om een acute dreiging in te dammen. De advocatuur heeft in de loop der jaren best practices ontwikkeld (zoals standaardverzoekschriften die de Rechtbank Den Haag hanteert). Een merkenadvocaat moet goed kunnen inschatten of zo’n ingrijpende maatregel proportioneel en haalbaar is in een zaak.
Bodemprocedure opstarten bij een merkinbreuk
Dit is de reguliere procedure (dagvaarding, conclusiewisseling, eventuele pleidooi en vonnis) waarin de definitieve beoordeling plaatsvindt. Vaak start de merkhouder deze parallel aan of na een kort geding, vooral voor de schadevergoeding – een kort geding kan daar immers niet definitief over beslissen. In de bodemzaak kan de gedaagde ook nietigheid van het merk in reconventie vorderen, of de rechter ambtshalve, bijvoorbeeld als verweer, de geldigheid beoordelen. De merkenrechtadvocaat van de eiser zorgt dat het dossier volledig is: hij brengt registratibewijzen in, documentatie van het merkgebruik (om te tonen dat het niet vatbaar is voor verval), en bewijs van de inbreuk (producten, foto’s, getuigen). De advocaat van de gedaagde zal op zijn beurt proberen twijfel te zaaien over geldigheid of over het verwarringsgevaar. In deze fase kunnen ook deskundigenverklaringen of marktonderzoeken als bewijs worden overlegd (bijv. om aan te tonen dat het relevante publiek twee merken wel of niet verwart). De rechter doet vervolgens uitspraak. Als de merkinbreuk wordt bevestigd, kunnen alle eerdergenoemde vorderingen (verbod, schadevergoeding, etc.) worden toegewezen.
Hoe werkt bewijsbeslag en bewijsvergaring bij een merkinbreuk?
Een belangrijk procesrechtelijk instrument in Nederland is het bewijsbeslag (art. 1019b Rv e.v.). Hiermee kan een merkhouder (met verlof van de rechter) bewijs van inbreuk veiligstellen, vaak ex parte. Denk aan een beslag op administratie of harddisks van de gedaagde om bewijs van inkoop/verkoop van inbreukproducten veilig te stellen, of een beslag op de inbreukmakende goederen in het magazijn. Een merkenrechtadvocaat vraagt zo’n verlof aan als hij vreest dat de wederpartij bij aankondiging van de zaak bewijs zal vernietigen of verbergen. De deurwaarder legt dan, vaak voorafgaand aan de dagvaarding, beslag en maakt een beschrijving of kopieën. Dit vergroot de bewijspositie enorm. Nederland staat bekend om deze relatief laagdrempelige mogelijkheid tot bewijsbeslag in IE-zaken, die is voortgevloeid uit de Handhavingsrichtlijn. Een praktijkvoorbeeld: in een zaak over illegale parallelimport van parfum verzocht de advocaat van de merkhouder om een bewijsbeslag in het pakhuis van de importeur. Hierdoor kreeg men inzage in de omvang van de import en de leveranciers, wat later van pas kwam bij de schadeberekening en eventueel om ook de bron (leverancier) aan te pakken.
Informatie vorderen bij inbreukmaker merk
Naast beslag kent de wet (art. 1019a Rv, voortvloeiend uit Richtlijn 2004/48) de mogelijkheid om de inbreukmaker te laten veroordelen tot het geven van informatie over herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende goederen. De merkenrechtadvocaat kan deze vordering in de dagvaarding opnemen. Als de rechter deze informatieplicht oplegt, moet de gedaagde bijvoorbeeld namen van toeleveranciers, hoeveelheden geproduceerde items, verkooppunten en winsten overleggen. Dit helpt de merkhouder om verdere stappen te nemen tegen upstream of downstream betrokkenen en om schade te onderbouwen.
Hoe vorder ik schadevergoeding en winstafdracht bij een merkinbreuk?
Indien de merkhouder schade lijdt door de inbreuk (bijvoorbeeld omzetderving, reputatieschade, prijserosie), kan hij compensatie eisen. Nederland kent zowel vergoeding van geleden schade als afdracht van winst die de inbreukmaker heeft behaald (art. 2.21 BVIE geeft deze opties in lijn met de Enforcement Directive). De merkenrechtadvocaat moet samen met de cliënt kiezen welke methode het beste past (soms is gederfde winst lastiger te bewijzen dan het berekenen van de winst van de inbreukmaker). Hij presenteert bewijs van schade, bijvoorbeeld middels accountantsrapporten of vergelijking van marktaandeel vóór en na de inbreuk. In de praktijk wordt ook wel gewerkt met een redelijke royalty-benadering: wat zou de inbreukmaker betaald hebben als hij een licentie had moeten nemen? Dit vergt vaak deskundigenbewijs. Het is gebruikelijk dat dit aspect in de bodemprocedure wordt uitgeprocedeerd, eventueel na een reeds verkregen verbod in kort geding.
Advocaat merkenrecht bij civiele procedures
Merkenrechtzaken kennen in Nederland nog enkele bijzonderheden die de merkenadvocaat goed beheerst:
Volledige proceskostenveroordeling bij een merkinbreuk?
Op grond van art. 1019h Rv kan de winnaar in IE-zaken (waaronder merkenzaken) een vergoeding vorderen van redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten (waaronder advocaatkosten). Dit is een afwijking van het normale liquidatietarief. In de praktijk betekent dit dat de verliezende partij in een merkinbreukzaak vaak een veel hoger bedrag aan advocatenhonoraria moet betalen aan de winnaar, mits die worden gespecificeerd. Dit kan in de tienduizenden euro’s lopen. Zelfs reiskosten van advocaten naar een zitting bij het Hof van Justitie zijn onder 1019h vergoedbaar, zo bevestigde de Hoge Raad in de Red Bull/Bulldog-zaak. Deze regeling komt voort uit EU-beleid om effectieve handhaving te bevorderen, maar vereist wel dat de gevorderde kosten redelijk en proportioneel zijn. Een merkenrechtadvocaat zorgt er dus voor om steeds een gespecificeerde kostenstaat in te dienen. Andersom waakt hij als gedaagdenadvocaat dat de eisende partij geen bovenmatige kosten opvoert of dat, indien het merkenrechtelijk deel van de zaak gering is, de 1019h-regeling niet (volledig) wordt toegepast.
Is spoedappèl bij een merkinbreuk mogelijk?
Tegen kortgedingvonnissen kan versneld hoger beroep worden ingesteld. Merkenadvocaten moeten de korte termijnen (vaak 4 weken na KG-vonnis voor appèl instellen) goed in de gaten houden. IE-zaken in hoger beroep komen regelmatig voor; gespecialiseerde advocaten treden dan bij het hof op, soms met toevoeging van nieuwe feiten (zoals na een ex parte bevel waar de wederpartij zich voor het eerst kan laten horen).
Jurisprudentie over merkenrechtelijke geschillen
Omdat het merkenrecht grotendeels geharmoniseerd is, spelen uitspraken van het Hof van Justitie EU een grote rol in de rechtszaal. Een merkenrechtadvocaat zal de nationale rechter vaak wijzen op relevante arresten. Bijvoorbeeld: voor het criterium van verwarring verwijst hij naar HvJ EU Canon (C-39/97) over associatiegevaar, voor uitputting naar Silhouette (C-355/96) dat wereldwijde uitputting uitsluit, voor gebruik in reclames naar L’Oréal/Bellure (C-487/07) over misbruik van reputatie, etc. Ook nationale jurisprudentie (Hoge Raad en Benelux Gerechtshof) wordt uiteraard betrokken.
Zo bevestigde de HR in Red Bull/Leidseplein (The Bulldog) dat een merkhouder met een bekende merk soms een oudere local gebruiker moet dulden uit hoofde van een geldige reden – een belangrijke nuance voor verweren waarop advocaten bedacht zijn. Dit soort precedenten bepalen de strategie: een merkenadvocaat zal bijvoorbeeld bij een conflict met een oudere handelsnaamgebruiker (die vóór de depotdatum van het merk al bestond) rekening houden met diens mogelijk geldige reden om door te gaan, en dat meenemen in advies of schikking.
Hoe kan ik mij verweren tegen een vermeende merkinbreuk?
Hoewel veel werk van merkenadvocaten aan de kant van de merkhouder is, treden we bij MAAK Advocaten ook op voor gedaagden die beschuldigd worden van merkinbreuk. In dat geval onderzoeken onze ervaren merkenrecht advocaten nauwkeurig mogelijke verweren:
- Is het betwiste teken wel als merkgebruik aan te merken? (Zo niet, dan valt het buiten het monopolie. Bijvoorbeeld gebruik als louter beschrijvende aanduiding of als artistieke uiting.)
- Is er inderdaad verwarringsgevaar of wordt een merkfunctie aangetast? (Bijvoorbeeld bij vergelijkende reclame of nominatief gebruik kan de verdediging zijn dat men slechts verwijst naar het merk van de ander, zonder verwarring te willen zaaien.)
- Ongeldigheid van het ingeroepen merk: Een veelvoorkomend verdedigingstactiek is de aanval: stellen dat het merk van eiser nietig is (bijv. omdat het teken beschrijvend was ten tijde van registratie, of het merk is een technisch bepaalde vorm bij 3D-merken, etc.). Dit kan via reconventie in de procedure of via een separate (administratieve) nietigheidsactie gebeuren. De merkenadvocaat onderzoekt grondig het depotdossier en de geschiedenis van het merk om hier munitie te vinden.
- Merk is niet (meer) geldig door gebrek aan gebruik: Als het ingeroepen merk ouder is dan 5 jaar, checkt de gedaagde-advocaat of er gebruik is. Zo niet, dan vordert hij verval. Dit verweer kan een zaak direct beslissen in het voordeel van de gedaagde.
- Uitputting: Aangevoerd wanneer de gedaagde met originele producten handelde die al door de merkhouder in verkeer waren gebracht.
- Eigen naam / handelsnaam gebruik: Onder de oude wet was er een “eigen naam”-exceptie; thans is dat beperkt tot natuurlijke personen. Toch als iemand bijvoorbeeld zijn familienaam te goeder trouw als bedrijfsnaam gebruikte, kan dat in de redelijkheid een factor zijn. Ook eerlijk gebruik van de eigen handelsnaam (indien start vóór het merk van eiser) kan een geldige reden zijn (zoals The Bulldog case illustreert).
- Acquiescence / rechtsverwerking: Stel de merkhouder heeft vijf jaar lang niet opgetreden, dan voert de gedaagde dit aan (met bewijs dat de merkhouder op de hoogte was).
- Beperkingen zoals descriptief gebruik: Gedaagde kan zeggen: “Ik gebruik het woord slechts beschrijvend, niet als merk.” Bijvoorbeeld het woord “Perfect” op een verpakking als kwaliteitsaanduiding naast de eigenlijke merknaam.
- Functioneel gebruik: In geval van vormmerken: een gedaagde kan aanvoeren dat de vorm noodzakelijk is voor een technische uitkomst of gebruikelijk in de branche, en dat hij dus niet anders kan (dit raakt aan de nietigheidsgrond van art. 2.2bis BVIE).
Onze ervaren merkenrechtadvocaat zal al deze aspecten in stelling brengen om de beste uitkomst voor zijn cliënt te bereiken, hetzij via een afwijzing van de vordering, hetzij via een beperking van de maatregelen (bijvoorbeeld geen terugroeping van producten die al bij consumenten zijn, etc.), of een schadebeperking.
Samenvattend kenmerken civiele merkenprocedures zich door snelheid (in spoedprocedures), technische complexiteit en hoge inzet. De gespecialiseerde advocaat is daarbij onmisbaar om de zaak juridisch scherp te presenteren, alle bijzondere procedures (beslag, ex parte, etc.) effectief in te zetten en de rechter te wijzen op de juiste nationale en Europese normen.
Onderhandelingen bij geschil over merk door advocaat
Niet elke merkenrechtelijke twist hoeft tot een vonnis van de rechter te leiden. In de praktijk worden veel geschillen geschikt door onderhandelingen tussen partijen, begeleid door hun advocaten. De merkenrechtadvocaat is vaak een kundig onderhandelaar die op elk moment van het conflict kan proberen een minnelijke regeling te bereiken, mits dat in het belang van de cliënt is.
Regeling treffen met advocaat tijdens merkinbreuk
Reeds genoemd is de mogelijkheid tot schikken tijdens de oppositie cooling-off. Ook tijdens gerechtelijke procedures blijft schikken een optie – soms zelfs op de rechtbankvloer treffen advocaten een regeling vlak voor de zitting. Een sterke juridische positie (bijvoorbeeld een al verkregen kortgedingverbod) kan een partij in een goede positie brengen om voorwaarden te dicteren in een schikking. De advocaten wisselen dan vaak concept-voorstellen uit. Bijvoorbeeld: de inbreukmaker belooft het gebruik van het betwiste teken te staken, mogelijk met een overgangstermijn om bijvoorbeeld oude voorraad op te maken of een rebranding uit te voeren, en betaalt soms een schikkingsbedrag of bijdrage in kosten. In ruil ziet de merkhouder af van verdere claims (zoals schadevergoeding) en laat de procedure beëindigen. Zulke afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een merkenrechtadvocaat stelt deze overeenkomsten nauwkeurig op, inclusief boeteclausules voor het geval de wederpartij zich er niet aan houdt, en met bepalingen over jurisdictie/geschillen die opnieuw rijzen.
Licentieovereenkomst en co-existentieovereenkomst opstellen door advocaat
Soms is de oplossing dat beide partijen het teken (beperkt) mogen gebruiken. In plaats van een winner-takes-all benadering, sluiten partijen een co-existentieovereenkomst. Dit gebeurt vaak als de conflictueuze merken in verschillende markten opereren en men een manier zoekt om verwarring te voorkomen. De advocaten spreken dan bijvoorbeeld af dat partij A haar merk alleen zal gebruiken voor categorie X producten en niet voor categorie Y, terwijl partij B precies het omgekeerde doet. Of men verdeelt geografisch: de ene houdt zich aan Benelux, de ander aan een ander gebied. Ook een licentieovereenkomst kan een oplossing zijn: de merkhouder geeft de ander toestemming (licentie) tegen bepaalde voorwaarden (bijv. kwaliteitscontrole, royalty). Een praktisch voorbeeld: Twee theaters ruzieden over een gelijkende naam; in plaats van doorprocederen, gaf de houder van het oudere merk de ander onder licentie het recht de naam te blijven voeren, tegen jaarlijkse vergoeding en beperking tot gebruik in één provincie. Zo bleef de naam gehandhaafd maar onder controle van de oorspronkelijke houder.
Zijn mediation en ADR geschikt bij een geschil over een merk?
Alternatieve geschiloplossing vindt ook zijn weg in het merkenrecht. De EUIPO biedt een mediationservice in lopende procedures en in de Benelux bestaat via het BMM (vereniging van merkenjuristen) soms de mogelijkheid van mediation tussen bedrijven in conflict. Een merkenrechtadvocaat zal mediation voorstellen als hij denkt dat partijen gebaat zijn bij een snelle, creatieve oplossing en bereidwillig zijn om te onderhandelen, maar waarbij communicatie via een neutrale derde nuttig is. In mediation behoudt de advocaat een adviserende rol – hij begeleidt zijn cliënt in de onderhandelingen en helpt bij het formuleren van een oplossing, maar de mediator leidt het proces.
Een bijzonder domein van alternatieve beslechting waar merkenadvocaten vaak bij betrokken zijn, zijn domeinnaamgeschillen. Hoewel dit formeel geen merkenrecht-procedure is, gaan geschillen over domeinnamen meestal over inbreuk op merkrechten (denk aan cybersquatting). Via arbitragemechanismen als de UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) bij WIPO of de .nl-domeinnaamgeschillenregeling kunnen advocaten voor hun cliënten de overdracht van een domeinnaam verkrijgen als deze te kwader trouw is geregistreerd en gelijkend is op het merk van cliënt. Deze procedures zijn schriftelijk en relatief snel (en goedkoper dan dagvaarden voor de rechter). Een merkenadvocaat beheerst doorgaans ook dit terrein om de online aanwezigheid van het merk te beschermen.
Omgaan met lopende contracten
Onderhandelen is niet alleen schikken nadat onenigheid is ontstaan; merkenrechtadvocaten proberen vaak in contracten al escalatiemechanismen en oplossingen te voorzien. Bijvoorbeeld in een distributie- of franchisecontract staat vaak een bepaling dat na einde contract het gebruik van de merknaam moet stoppen binnen x tijd. Als dat niet gebeurt, ontstaat een geschil en moet mogelijk alsnog gehandhaafd worden. Maar omdat partijen een relatie hadden, wordt zo’n situatie vaak via overleg opgelost. De advocaat die destijds het contract opstelde, heeft daarmee al bijgedragen aan toekomstige geschilbeslechting door duidelijke post-terminatie clausules.
Belang van precisie bij treffen schikking
Wanneer een schikking wordt bereikt, is het werk van de merkenrechtadvocaat cruciaal om dit sluitend vast te leggen. Elke vaagheid kan later nieuwe twist geven. Bijvoorbeeld, als partijen afspreken “ieder zal zijn merk alleen in zijn eigen branche gebruiken”, moet heel scherp gedefinieerd zijn wat onder “branche” valt. De advocaat gebruikt juridische precisie en voorziet sancties zodat de overeenkomst afdwingbaar is (evt. direct met een boetebeding dat in kort geding opeisbaar is).
Ten slotte is discretie soms onderdeel van de deal – een bedrijf wil wellicht niet dat bekend wordt dat het “bakzeil gehaald heeft” in een merkenstrijd, dus een geheimhoudingsbeding wordt overeengekomen. Advocaten honoreren dat en zorgen dat publicaties (zoals persberichten of schrappingen in registers) volgens afspraak verlopen.
Kortom, schikkingen vergen van de merkenrechtadvocaat zowel juridische scherpte als diplomatiek onderhandelingstalent. Door een passende minnelijke regeling te treffen kan vaak een lange juridische strijd worden voorkomen, met behoud van een werkbare uitkomst voor alle betrokkenen. In die zin is de advocaat niet alleen een pleiter in rechte, maar ook een probleemoplosser die creatieve oplossingen kan formuleren buiten de rechtszaal.
Hoe werkt merkenrecht bij internationale zaken?
Merkenrecht stopt niet bij de grens, en een gespecialiseerde merkenadvocaat heeft daarom oog voor het internationale en Europese kader van elk geschil.
EU-harmonisatie en wisselwerking bij merken. Advocaat legt uit.
Zoals eerder opgemerkt, wordt het Benelux-merkenrecht sterk beïnvloed door het EU-recht. De Richtlijn 2015/2436 is in het BVIE geïmplementeerd, hetgeen betekent dat bepalingen in BVIE zoveel mogelijk hetzelfde betekenen als soortgelijke bepalingen in de Uniemerkenverordening en door de HvJ EU ontwikkelde doctrines. Een merkenrechtadvocaat in Nederland moet dus up-to-date zijn met de Europese jurisprudentie en regelgeving. Regelmatig leggen Nederlandse rechters ook prejudiciële vragen voor aan Luxemburg in merkenzaken. Zo heeft het Hof van Justitie uitsluitsel gegeven over tal van vraagstukken: bv. wat “normaal gebruik” inhoudt, wat als een geldige reden voor niet-gebruiken geldt (HvJ EU Premier League/Murphy over licenties), hoe verwarringsgevaar te toetsen (Sabel/Puma arrest), enzovoort. De advocaat verwerkt dergelijke Europese lijnen in zijn processtukken. De harmonisatie zorgt ervoor dat advocaten uit verschillende EU-landen ook veelal op één lijn zitten qua argumentatiekader, al kunnen nationale accenten bestaan (bijv. in België/Nederland werd traditioneel iets sneller “indirecte verwarring” aangenomen dan elders, maar EU-recht uniformeert dat steeds meer).
Welke Uniemerk specifieke aspecten spelen er in het merkenrecht?
Wanneer een geschil een Uniemerk betreft, zijn er extra strategische overwegingen:
Omvang van het merkenrechtelijke geschil
Een Uniemerk geeft recht in de hele EU. Een inbreukprocedure op basis van een Uniemerk kan de merkhouder in principe een EU-breed verbod opleveren (art. 130 UMVo). De Nederlandse (Uniemerk)rechter kan dus bevelen gelden voor alle lidstaten, wat enorm effectief is. Echter, de UMVo bepaalt ook dat als de inbreuk in aard beperkt is tot één gebied, de rechter het verbod geografisch kan begrenzen (art. 136 UMVo). Een voorbeeld: als een teken inbreuk maakt in slechts één lidstaat of de kenmerken van de zaak zijn lokaal (bijv. eenzelfde merkconflict waarbij in land A verwarring bestaat maar in land B niet door taalverschillen), dan zou de rechter het verbod tot A kunnen beperken. Merkenadvocaten zullen doorgaans aandringen op het maximale – dus EU-breed – tenzij de wederpartij overtuigend aantoont dat dat onredelijk is.
Forumshoppen en torpedo’s in hert merkenrecht
In EU-verband is bekend dat men soms een declaratoire niet-inbreukactie start in een land met lange procedures (de “Italiaanse torpedo”) om de eigenlijke handhaving te vertragen. Een goede merkenrechtadvocaat anticipeert hierop. Bijvoorbeeld door spoedig zelf in het juiste forum te dagvaarden (Den Haag) zodat dat als eerste aanhangig is en voorrang heeft in de zin van Brussel I (lis pendens-regel). Dergelijke tactische stappen vergen internationaal inzicht.
Uniemerk en nationale merken naast elkaar
Vaak heeft een merkhouder naast zijn Uniemerk ook nationale rechten (bv. oudere Benelux-merken). Dit biedt cumulatieve mogelijkheden: hij kan bijvoorbeeld een inbreuk in Nederland baseren op zowel het Uniemerk als het Benelux-merk. De advocaat zal dit doen indien het Uniemerk bijvoorbeeld vatbaar is voor een nietigheidsverweer maar het Benelux-merk niet, of om een extra grondslag te hebben voor een kostenveroordeling. Echter, niet twee keer schadevergoeding voor hetzelfde feit; daar let de advocaat op om geen dubbelop te eisen.
Internationaal privaatrecht bij merken
Bij grensoverschrijdende situaties komt de vraag welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is. Hoewel Brussel I bis de bevoegdheid binnen de EU regelt, en voor buiten-EU landen nationale IPR-regels gelden, is het vaak duidelijk: de gedaagde in Nederland geeft Nederlandse rechtsmacht, of inbreuk in NL geeft rechtsmacht voor dat territorium. Voor het toepasselijk recht geldt meestal het lex loci protectionis-beginsel: het recht van het land waarvoor de merkbescherming geldt. Dit is ook neergelegd in art. 8 van de EU Rome II-verordening (voor onrechtmatige daad inzake IP). In de praktijk betekent dit: procedeer je over een Benelux-merk, dan is Benelux-merkenrecht van toepassing (wat uniform is in NL/BE/LUX); gaat het om een Duits merk, dan Duits recht. Nederlandse rechters passen dus soms buitenlands merkenrecht toe als de zaak daarom vraagt, al zal een merkenadvocaat bij grensoverschrijdende conflicten meestal ervoor zorgen dat zijn forum niet over vreemde merken hoeft te oordelen (behalve via een Uniemerk of verdrag). Boek 10 BW bevat daarvoor aanvullende verwijzingsregels (Nederland heeft bijvoorbeeld in art. 10:159 BW bepaald dat ook buiten de werkingssfeer van Rome II, bij IP-inbreuken het lex protectionis geldt). Een merkadvocaat adviseert zijn cliënt dus ook over forum en rechtskeuze: soms is het bijvoorbeeld beter een aparte procedure in Duitsland te starten voor de Duitse inbreuk, via een Duitse collega, dan alles in NL te willen regelen.
Contractuele aspecten bij geschillen over een merk
Merkenrechtelijke geschillen raken vaak aan contracten. Enkele voorbeelden:
Geschil over een merk in licentieovereenkomst
licentienemer X gebruikt merk Y, maar er ontstaat twist of X buiten het territorium is getreden of na beëindiging doorgaat. Dit is zowel contractbreuk als merkenrechtelijk zonder toestemming gebruik. De merkenadvocaat moet beide kanten bekijken: hij kan parallel een kort geding voor merkinbreuk starten en arbitrage of procedure voor contractbreuk. Vaak bevat het contract een forumkeuze (bijv. arbitrage in ICC); de advocaat moet dan afwegen of de civiele rechter toch kan worden ingeschakeld voor het merkenaspect.
Geschil over merk in een vaststellingsovereenkomst
partijen hebben ooit een deal gesloten over merkco-existentie. Jaren later ontstaat er toch gedoe (misschien houdt een partij zich niet aan een beperking). Dan wordt het geschil deels contractuueel (interpretatie van de overeenkomst) en deels merkenrechtelijk (toch inbreuk?). De advocaat procedeert dan bijvoorbeeld primair uit contract (nakoming of ontbinding) en subsidiair uit onrechtmatige daad/merkinbreuk.
Geschillen over merk in franchiseovereenkomsten- en distributiecontracten
Deze bevatten vrijwel altijd merklicenties (franchisenemer mag de formule-naam voeren, distributeur verkoopt producten met het merklogo). Als zo’n samenwerking stukloopt, moet de advocaat van de merkeigenaar ervoor zorgen dat de ex-partner het merkgebruik staakt (contractueel vaak bepaald, maar zo niet, dan via merkinbreukclaim). Andersom, een distributeur kan bij abrupte beëindiging van het contract tijdelijk doorgegaan zijn met verkoop en krijgt dan een sommatie wegens inbreuk; hij zal zich beroepen op bijvoorbeeld een conversieperiode uit het contract of redelijkheidsargumenten. Kortom, de advocaat beweegt op het snijvlak van contractenrecht en merkenrecht.
Boek 6 BW (algemeen verbintenissenrecht) is daarbij van toepassing op de contractuele vragen: denk aan uitleg van overeenkomsten (6:248 BW – redelijkheid en billijkheid), schadebegroting bij contractbreuk (6:96 BW e.v.), enz. Een merkenadvocaat is hierin thuis of werkt samen met collega-contractjuristen in complexe gevallen. Vaak adviseert hij proactief bij het opstellen van merkgerelateerde contracten, om toekomstige disputen te voorkomen (zoals eerder genoemd: exitclausules, geografische beperkingen, kwaliteitseisen bij licentie, etc.).
Internationale geschillenbeslechting bij merken
Als partijen uit verschillende landen een merkenruzie hebben, kunnen ze soms kiezen voor arbitrage in plaats van nationale rechter. Hoewel merkenrechtelijke kwesties niet altijd arbitreerbaar zijn (geldigheid van een merk bijvoorbeeld niet, dat raakt aan openbare registers), kunnen contractuele aspecten wel naar arbitrage. Sommige grote bedrijven nemen in bijvoorbeeld co-existentieovereenkomsten een arbitragebeding op bij geschillen. Merkenrechtadvocaten moeten dan in staat zijn zo’n arbitrageprocedure te voeren, die vaak vertrouwelijk is en in het Engels plaatsvindt.
Samenwerking met buitenlandse merkenrechtadvocaten
Een Nederlandse merkenadvocaat onderhoudt doorgaans een netwerk van collega’s over de grens. Bij grote merkenconflicten zie je vaak parallelle acties in meerdere landen. De advocaten stemmen argumenten op elkaar af, delen ervaringen (bijv. hoe rechters in land A reageren op een bepaald verweer) en soms coördineren ze dat een schikking internationaal wordt uitgerold.
Tot slot, merkt men dat door internationalisering ook jurisprudentie-uitwisseling toeneemt: een Nederlandse advocaat kan bijv. een Duits vonnis in een vergelijkbare zaak als overtuigend hulpmiddel bij de Nederlandse rechter inbrengen (niet bindend, wel informatief). Europese merkenjuristen verenigen zich ook in netwerken om kennis te delen (MARQUES, ECTA, BMM etc.), wat de advocaat ten goede komt in zijn internationale aanpak.
In sum, een gespecialiseerde merkenadvocaat overstijgt de nationale context: hij opereert binnen een Europees raamwerk, houdt rekening met grensoverschrijdende gevolgen en beheerst zowel de harde regels van IPR (toepasselijk recht, jurisdictie) als de praktische realiteit dat merken van multinationals wereldwijd verdedigd moeten worden volgens een coherente strategie.
Advocatenkantoor gespecialiseerd in merkenrecht
Onze merkenrechtadvocaten vervullen een veelzijdige rol in het voorkomen en beslechten van merkenrechtgeschillen. Ons advocaten merkenrecht zijn adviseur, architect van registraties, behoeder van rechten, strateeg in handhaving, onderhandelaar bij conflictoplossing en pleitbezorger in de rechtszaal.
Dankzij onze specialistische kennis van het Nederlandse en Benelux-recht (BVIE), de Europese voorschriften (Uniemerkenverordening, harmonisatierichtlijn) en relevante nationale bepalingen (BW, Rv), kunnen onze advocaten merkenrecht cliënten door het ingewikkelde speelveld van merkregistratie, oppositie, doorhalingen en inbreukprocedures leiden.
In advieszaken helpt ons advocatenkantoor gespecialiseerd in merkenrecht geschillen te voorkomen door vroegtijdig te sturen op onderscheidende en beschikbare merken. Bij registraties zorgen wij voor een sterk beschermd merk, wat latere conflicten afweert.
In oppositieprocedures en administratieve nietigheidstrajecten vormt ons advocatenkantoor in Amsterdam voor merkenrecht de eerste verdedigingslinie om colliderende rechten uit te schakelen zonder tussenkomst van de rechter. Bij daadwerkelijke inbreuken stellen onze merkenrecht advocaten handhavingsstrategieën op – van een nette sommatiebrief tot een krachtig kort geding of ex parte bevel – conform de laatste wetgevende mogelijkheden (zoals optreden tegen vergelijkende reclame en voorbereidingshandelingen), maar met oog voor verweermiddelen en beperkingen van het merkrecht. Onze procesadvocaten procederen volgens de bijzondere procesregels, waarbij wij bijvoorbeeld volledige proceskosten voor onze cliënt trachten te verhalen. En ten slotte, onze advocaten merkenrecht beseffen dat veel geschillen het beste worden opgelost in een minnelijke schikking die voor beide partijen werkbaar is – een uitkomst die zij door onderhandelen en creatieve oplossingen vaak weten te bereiken.
Merkenrecht is een vakgebied waarin nationale en internationale regels samenkomen en commerciële belangen hoog zijn. Voor juristen die hierin opereren, is dit overzicht wellicht herkenbaar in hoofdlijnen, maar de praktische invulling door onze merkenrechtadvocaat in Amsterdam – van het opstellen van een sterke oppositie tot het aanspannen van een grensoverschrijdend inbreukproces – toont aan hoe juridisch vernuft en strategisch denken hand in hand gaan. Met onze juridische taal en kennis zorgen onze merkenrechtadvocaten ervoor dat de waarde van merken intact blijft en geschillen efficiënt worden beslecht, hetzij door een rechterlijk vonnis, hetzij door een doordachte regeling in der minne.
