De compatibiliteit van producten en het verwijzen naar andere merken

Onze advocaten ontvangen vanuit de maakindustrie in stijgende mate vragen over de manier waarop fabrikanten of ontwikkelaars andere merken mogen noemen met naam- en toenaam. Dit speelt wanneer hun producten daarmee compatibel zijn. Een klassiek voorbeeld is het noemen van stofzuigermerken bij het aanprijzen van een stofzuigerzak, of bijvoorbeeld het noemen van automerken bij losse onderdelen. Recentelijk is er in de wereld van de chipfabrikanten ook een zaak tot de Hoge Raad uitgeprocedeerd over de grenzen van het noemen van andere merken.

Een geschil over de compatibiliteit van producten en het verwijzen naar concurrenten zien we in de maakindustrie toenemen. Zeker bij innovatieve producten in de industrie zien onze advocaten productregelgeving voorbeelden. Ook in relatie tot CE-markering en de vraag of een product in het verkeer mag worden gebracht met het noemen van een ander merk. In dat laatste geval spelen ook veel discussies over de kwaliteit van de compatibele producten.

De aanduiding ‘compatibel met…….’ is (onder meer) toelaatbaar wanneer dit het enige middel is om het relevante publiek op begrijpelijke en volledige wijze te informeren over de bestemming van de desbetreffende producten. Dat relevante publiek kunnen fabrikanten, inkopers, (industriële) distributeurs of system integrators zijn. MAAK Advocaten adviseert hen bij dergelijke vraagstukken.

De noodzaak voor het noemen van een ander merk of concurrent

Óf een aanduiding als ‘compatibel met…..’ juist is (voor het relevante publiek), moet de partij die de uiting doet ook stellen en bewijzen. Met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van een houder van dat merk, kan er een noodzakelijkheid bestaan de naam van een andere partij te noemen. Op die manier is het duidelijk of de beide zaken samen kunnen worden gebruikt en kan dat binnen de business-to-business sfeer zakelijke missers voorkomen. Uiteraard kleeft er aan de andere zijde het risico van het ‘meeliften’ op andermans (merk)naam. Dat kan (zeker bij concurrentie- of kwaliteitsissues) op weerstand stuiten van de merkhouder. Los van het feit dat er nog een aantal gronden is waar het noemen van andermans merk toelaatbaar is, is de noodzakelijkheid vaker waar het tussen partijen scharniert. Deze noodzakelijkheid houdt dan verband met het aanduiden van de bestemming van een goed of dienst, met name als accessoire of reserveonderdeel.

Geschil over de compatibiliteit van producten en het verwijzen naar andere merken

In een recent arrest van 8 januari 2021 speelde een geschil over de compatibiliteit van producten en het verwijzen naar andere merken. De feiten waren kort samengevat als volgt:

In de jaren 90 heeft een Oostenrijkse onderneming (Mikron) een contactloze communicatiemethode ontwikkeld. Deze methode maakt gebruik van identificatie door radiogolven (frequency identification) (RIFD). Door gebruik te maken van deze methode kan contactloos worden gecommuniceerd tussen chipkaart en chipkaartlezer. Voor vervoersbedrijven en toegangspassen voor gebouwen een zeer geschikte methode. Een chipkaart moet kunnen functioneren in een bepaalde ‘omgeving’, die niet alleen de chipkaartlezer omvat, maar ook de daaraan gekoppelde microprocessor, de software en de (achterliggende) databases. De communicatiewisseling tussen chipkaart en chipkaartlezer bestaat, versimpeld gezegd, uit drie onderdelen:

1. een communicatie-standaard; dit is doorgaans de ISO-standaard, niveaus 1 t/m 3;

2. de cryptografie; het beveiligingsprotocol verschilt van fabrikant tot fabrikant, en maakt de chip specifiek;

3. een aantal andere specifieke elementen, zoals datastructuren.

Op deze drie onderdelen moeten chipkaart en chipkaartlezer met elkaar kunnen communiceren.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN EEN FABRIKANT EN ONTWIKKELAAR

Mikron is als ontwikkelaar van een RIFD-systeem een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Siemens. Een samenwerkingsovereenkomst tussen een fabrikant en ontwikkelaar ligt doorgaans ten grondslag aan een samenwerking tussen partijen. Uiteindelijk is Mikron overgenomen door Philips midden jaren 90. Siemens heeft haar eigen chipdivisie verder verzelfstandigd en dat heeft geleid tot de oprichting van Infineon. Tussen (rechtsopvolgers) Philips en Infineon is op enig moment de samenwerkingsovereenkomst geëindigd doordat de looptijd verstreek (2001). In 2006 is NXP ontstaan door een afsplitsing van Philips, waar de chipsactiviteiten in ondergebracht zijn. NXP produceert onder andere kaart- en lezerchips en software. Ook voor de toepassing in RFID systemen. NPX is houdster van het Benelux woordmerk MIFARE en een aantal andere (gelijksoortige) Uniewoordmerken. Ook Infineon produceert dergelijke producten. Infineon maakt bij de verhandeling van een deel van haar producten gebruik van het ‘MIFARE-teken’, door in haar productspecificaties uiting te doen van “Mifare compatible interface”, “Mifare compatible” etc. Infineon hanteert het Mifare-teken uitsluitend voor kaartchips en niet voor lezerchips. Tussen partijen ontstaat onenigheid over het gebruik van de woordmerken van NPX door Infineon.

Vordering inbreuk op merkenrechten en verbod

In deze procedure voor de civiele rechter werd voor hier van belang (samengevat) een verklaring voor recht gevorderd dat er een inbreuk op merkenrechten plaatsvonden door Infineon, plus een verbod dit nog langer te doen. In het bijzonder was NXP het ermee oneens deze merken te gebruiken als soortnaam voor bepaalde technologie door aan deze merken te refereren bij de aanprijzing van eigen chips en bijbehorende producten. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. Het Hof heeft (in hoger beroep) de vorderingen gedeeltelijk toegewezen. De overwegingen van het hof leest u hier.

Hoge Raad over Eerlijk gebruik in nijverheid en handel

De zaak kwam voor de Hoge Raad. Infineon heeft ter onderbouwing van haar stelling dat de claim ‘MIFARE compatible’ correct is, aangevoerd dat zij ‘al vele jaren jaarlijks tientallen of zelfs honderden miljoenen chips als ‘Mifare compatible’ heeft verkocht aan vele afnemers voor gebruik in of met Mifare-systemen, zonder dat over (gebrek aan) compatibiliteit enige klacht is gekomen, en dat verschillende afnemers in deze procedure hebben verklaard dat de desbetreffende chips naar volle tevredenheid werken’.

De relevante bepalingen hierover geven aan dat ‘het uitsluitend recht niet omvat het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven; één en ander [onder meer] voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel’. Hierin ligt een loyaliteitsgedachte besloten richting de houder van het merk. Kortom, een merk mag genoemd worden wanneer deze zaken ingelost worden.

Belangrijk is natuurlijk wel dat de compatibiliteit ook daadwerkelijk bestaat. Volgens de Hoge Raad had het hof bij haar overwegingen miskend dat het erop aankomt hoe het relevante publiek de uiting over deze compatibiliteit zal opvatten (in plaats van objectief te bekijken of het echt 100% compatibel was). Dat relevante publiek kunnen fabrikanten, inkopers, (industriële) distributeurs of system integrators zijn en Infineon heeft daar bewijzen voor aangedragen dat deze spelers de chips zo waarderen en ervaren. Er is ook nooit geklaagd over de compatibiliteit. Wél was er discussie over de vraag of bij bepaalde vormen van compatibiliteit nog een zogeheten ‘add-on’ nodig was, maar deze aanpassing moet niet meteen als niet-compatibel worden gezien volgens de Hoge Raad (sterker, een ‘add-on’ gold ook voor bepaalde NXP producten). Kortom, het relevante publiek heeft hier de doorslaggevende stem over hoe deze ‘compatibiliteit’ moet worden begrepen en daar had het hof anders naar moeten kijken volgens de Hoge Raad. Tegen die achtergrond wordt de zaak terugverwezen naar het hof.

Resumerend

Het noemen van een merk van een ander mag, maar kent wel voorwaarden. Het moet in zekere zin nodig zijn het andere merk te noemen en als gesteld wordt dat het compatibel is met dat merk, moet dat ook aangetoond (kunnen) worden. Hoe het relevante publiek de uiting over deze compatibiliteit zal opvatten is doorslaggevend. Wanneer nog een enkele add-on nodig is, dwingt dat niet direct tot de discussie dat het daarmee niet-compatibel is (en het merk niet zou mogen worden genoemd). Het relevante publiek consulteren (voordat het geschil uitmondt in een civiele procedure), zoals een fabrikant of distributeur, is geen overbodige luxe.

Advocaat gespecialiseerd in productregelgeving en handelsgeschillen

Wilt u advies inwinnen over de vraag of u de naam van een ander merk mag gebruiken in de aanprijzing van uw producten? Wij adviseren fabrikanten, inkopers en (industriële distributeurs, die allemaal opereren in een business-to-business sfeer. Onze advocaten productregelgeving voeren discussies over de vraag of de compatibiliteit van producten en het verwijzen naar andere merken is toegestaan. Dat doen we voor de civiele rechter en in kort geding. Neem voor vragen contact met ons op.

T:  +31 (0)20 – 210 31 38
E: mail@maakadvocaten.nl
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat contractenrecht en productregelgeving

nv-author-image

Remko Roosjen

Remko Roosjen is als advocaat / partner contractenrecht verbonden aan MAAK Advocaten. Een belangrijk deel van zijn werk ziet op het adviseren en procederen over commerciële overeenkomsten. Remko treedt op voor zowel fabrikanten, distributeurs, resellers en internationaal opererende handelspartijen. Remko is een bevlogen advocaat die snel schakelt.