Maakt iemand inbreuk op je merk, dan kun je de inbreuk laten staken, de winst laten afdragen en schadevergoeding vorderen. Merkhouders, importeurs en retailers treffen inbreuk aan bij namaak, verwarringwekkende tekens en misbruik in advertenties. Laat de inbreuk vastleggen voordat je sommeert.
Waar dient een merk aan te voldoen?
Om het recht op een merk te verkrijgen, dient het merk aan twee eisen te voldoen.
In de eerste plaats gaat het om de voorstelbaarheid van het merk. Het merk moet op zodanige wijze kunnen worden weergegeven dat het mogelijk is voor het publiek om het voorwerp van de bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. Denk je bijvoorbeeld aan het inschrijven van een klankmerk. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat het omschrijven van de klank in woorden niet voldoet aan dit vereiste.[1] Worden de klanken daarentegen weergegeven in een notenbalk, dan is dit wel voldoende voorstelbaar.
Ten tweede moet het merk een onderscheidend vermogen hebben. Dit dient te worden beoordeeld in relatie tot bepaalde waren of diensten. Beschrijvende woorden, bijvoorbeeld ‘fiets’ of ‘tafel’, hebben in elk geval geen onderscheidend vermogen.
Inbreuk op een merk
Van inbreuk op een merk is onder meer sprake als je een naam voor je producten of diensten gebruikt die is ingeschreven als merk door een ander. Ook kun je denken aan het aanbieden van namaakproducten of het gebruiken van een merknaam van een concurrent in Google Ads. Er zijn meerdere categorieën om op te treden tegen een merkinbreuk.
Categorie A
Deze categorie ziet op het gebruik van identieke tekens voor gelijke waren of diensten. Het gaat dus om één op één overname.
Categorie B
Bij de tweede categorie gaat het om namen die identiek of overeenstemmend zijn aan het merk en worden gebruikt voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten. Dit dient ervoor te zorgen dat er een verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek. Het kan dan gaan om direct verwarring of indirecte verwarring. In het eerste geval verwart het publiek daadwerkelijk de betrokken producten en in het tweede geval meent het publiek dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Om te bepalen of er mogelijk verwarringsgevaar kan ontstaan, wordt er gekeken naar de totaalindrukken van het merk en het teken. Totaalindrukken kunnen onder andere volgen uit auditieve gelijkenis, visuele gelijkenis en de begripsmatige betekenis.
Categorie C
Deze categorie ziet op de bescherming van bekende merk. Een merk is bekend indien het bekendheid heeft bij een aanmerkelijk deel van het specifieke publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn en in een aanmerkelijk deel van het Beneluxgebied.[2] Het dient te gaan om een teken dat identiek of overeenstemmend is aan een bekend merk. In tegenstelling tot de voorgaande categorieën, is het niet nodig dat het gaat om dezelfde of overeenstemmende waren of diensten. Het Hof van Justitie van de EU onderscheidt drie situaties van aantasting van een merk:
- Afbreuk aan het onderscheidend vermogen;
- Afbreuk aan de reputatie: de waren of diensten die door de derde worden aangeboden bezitten een kenmerk of kwaliteit waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan;
- Ongerechtvaardigd voordeel halen uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Categorie D
Tot slot de categorie waarin een inbreukmaker gebruik maakt van andermans merk, anders dan ter onderscheiding van zijn waren of diensten. Je kunt hierbij denken aan het gebruik als handelsnaam, parodie of vergelijkende reclame.
Kort geding opstarten bij een merkinbreuk
Het effect van een inbreuk op een merkenrecht is in de regel groot. (Potentiële) klanten kiezen voor een andere partij omdat de inbreukmaker meelift op het merk, er vindt gederfde omzet plaats en er wordt vaker afbreuk gedaan aan het merk, omdat het minder goed gepresenteerd wordt. In al deze situaties wil je dat de inbreukmaker direct een halt wordt toegeroepen. Wanneer de zaak spoedeisend is, en dat is het doorgaans altijd, kun je (wanneer een eerste sommatie geen effect sorteert) overwegen om een kortgedingprocedure te starten. Een kort geding opstarten bij een inbreuk op een merkenrecht kan snel plaatsvinden. Meestal ligt er binnen enkele weken al een vonnis van van de voorzieningenrechter in kort geding. Je vordert dan onder meer dat de inbreukmaker deze inbreukmakende activiteiten staakt, en gestaakt houdt. Een geschil over een merkinbreuk is nooit prettig en het is daarom zaak dat je je snel bij laat staan door een specialist.
Ook wanneer je door een partij gedaagd wordt voor een vermeende merkinbreuk staan we je graag bij. Samen met je brengen we je positie in kaart. We zullen namens je de gesprekken voeren met de andere partij en (waar nodig) je belangen behartigen bij de civiele rechter.
Wanneer schakel je een advocaat merkenrecht in?
Zoals besproken zijn er verschillende manieren om op te treden tegen een inbreuk op een merkenrecht. Heb je hier vragen over? Onze advocaten gespecialiseerd in het merkenrecht staan voor je klaar. Onze specialisten gevestigd in Amsterdam staan merkhouders bij in geschillen over (mogelijke) inbreuken, maar ook bij vragen over het inschrijven van een merk. Wij kunnen je ook adviseren indien je juist wordt aangesproken als inbreukmakende partij.
Contactpersoon: Remko Roosjen | Advocaat
+31 (0)20 – 210 31 38
remko.roosjen@maakadvocaten.nl
[1] HvJ EG 27 november 2003, nr. C-283/01
[2] HvJEU 14 september 1999, nr. C-375/97.
