Met een notice and takedown laat je namaak van bol, Amazon of een andere marktplaats verwijderen. Je meldt elke aanbieding via het meldsysteem dat het platform onder de Digital Services Act moet hebben, met je merkrecht en de exacte link. Werkt dat niet, dan volgen een klacht, een sommatie of een kort geding. Als advocaat intellectueel eigendomsrecht bij MAAK Advocaten in Amsterdam help ik merkhouders daarbij.
Dit artikel hoort bij intellectueel eigendomsrecht en gaat over namaak op marktplaatsen. Over namaakbestrijding in het algemeen, met douane en beslag, lees je bij bestrijding van namaakproducten.
Wat is notice and takedown op een marktplaats?
Notice and takedown is de procedure waarin je een platform wijst op een illegale aanbieding (notice) en het platform die verwijdert (takedown). Sinds 17 februari 2024 moet elke hostingdienst daarvoor een elektronisch meldsysteem hebben, in de verordening een kennisgevings- en actiemechanisme.
Die plicht staat in artikel 16 lid 1 van de digitaledienstenverordening, Verordening (EU) 2022/2065, in het Engels de Digital Services Act (DSA). De verordening is van toepassing sinds 17 februari 2024 (artikel 93 lid 2). Een marktplaats als bol of Amazon slaat aanbiedingen van verkopers op en is daarmee een hostingdienst (artikel 3 sub g, onder iii) en een onlineplatform (artikel 3 sub i). Onder illegale inhoud valt ook informatie over de verkoop van producten die in strijd is met het recht, zoals namaak die inbreuk maakt op je merk (artikel 3 sub h).
De DSA bepaalt niet zelf wanneer een product namaak is. Dat volgt uit het merkenrecht. Wie zonder jouw toestemming een teken gebruikt dat gelijk is aan je merk, voor dezelfde waren, maakt inbreuk (artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE). Het meldsysteem is dus het kanaal, je merkrecht de grond.
Wanneer moet bol of Amazon namaak verwijderen?
Een marktplaats die haar vrijstelling van aansprakelijkheid wil houden, moet namaak prompt verwijderen zodra zij er daadwerkelijk kennis van heeft. Een goede melding levert die kennis op.
Een hostingdienst is niet aansprakelijk voor wat verkopers plaatsen zolang zij geen kennis heeft van de illegale inhoud (artikel 6 lid 1 DSA). Krijgt zij die kennis, dan blijft zij vrij als zij de inhoud prompt verwijdert. Een melding geeft die kennis als een zorgvuldige aanbieder daarmee het illegale karakter kan vaststellen zonder een uitvoerig juridisch onderzoek (artikel 16 lid 3). Het platform hoeft niet zelf naar namaak te zoeken: de DSA legt geen algemene verplichting tot monitoring of actief feitenonderzoek op (artikel 8).
Daar zit het verschil. Een nagemaakt product met jouw ingeschreven merk erop is voor het platform snel te beoordelen. Lastiger zijn een product dat op het jouwe lijkt maar je merk niet draagt, echte producten die buiten je distributienetwerk worden verkocht, of je eigen productfoto’s in andermans aanbieding. Of het platform dan moet ingrijpen, hangt af van je rechten en van wat de melding laat zien.
Let op: bij een lookalike zonder je merk kan het platform de inbreuk vaak niet vaststellen zonder een uitvoerig juridisch onderzoek (artikel 16 lid 3 DSA). Dan kan het je melding afwijzen. Wie regelmatig kennelijk ongegronde meldingen doet, kan na een waarschuwing tijdelijk worden uitgesloten van het meldsysteem (artikel 23 lid 2 DSA). Laat een gespecialiseerde advocaat intellectueel eigendomsrecht meekijken voordat je zo’n grensgeval meldt.
Twijfel je of een aanbieding namaak is, of wijst het platform je melding af? Laat het beoordelen door een advocaat intellectueel eigendomsrecht.
Wat zet je in een melding van namaak?
Een melding bevat vier dingen. Je legt uit waarom de aanbieding namaak is en geeft de exacte URL. Je vermeldt je naam en e-mailadres. En je verklaart te goeder trouw dat de melding nauwkeurig en volledig is.
Het platform moet het indienen van meldingen met deze elementen mogelijk maken (artikel 16 lid 2 DSA):
- een voldoende gemotiveerde uitleg waarom de aanbieding illegaal is (sub a);
- de exacte elektronische locatie, zoals de URL of URL’s (sub b);
- je naam en e-mailadres (sub c);
- een verklaring dat je te goeder trouw meent dat de informatie nauwkeurig en volledig is (sub d).
Namaak onder jouw merk kost je omzet, en het vertrouwen van klanten die denken dat ze jouw product kochten. Mijn advies is daarom: eerst vastleggen, dan melden. Maak schermafdrukken van elke aanbieding met datum en URL, noteer de naam van de verkoper en doe bij twijfel een testaankoop. Is de aanbieding eenmaal weg, dan is je bewijs ook weg. Meld daarna elke aanbieding apart, met je merkinschrijving erbij en in gewone woorden waarom dit namaak is.
Na je melding stuurt het platform onverwijld een ontvangstbevestiging. Het beslist tijdig, zorgvuldig en objectief. Daarna laat het je weten welk besluit het nam en welke verhaalmogelijkheden je hebt (artikel 16 lid 4 tot en met 6). Een vaste termijn voor die beslissing noemt de DSA niet. Meld via het formulier dat de marktplaats daarvoor zelf aanbiedt.
Wat doe je als het platform niet reageert of de verkoper terugkomt?
Wijst het platform je melding af, dan dien je een klacht in via het interne klachtenafhandelingssysteem. Blijft het stil, dan spreek je de verkoper direct aan. Komt dezelfde verkoper steeds terug, dan moet het platform hem na een waarschuwing voor een redelijke periode schorsen.
Een onlineplatform moet ook de melder toegang geven tot een gratis, elektronisch klachtenafhandelingssysteem (artikel 20 lid 1 en 2 DSA). Dat kan tot ten minste zes maanden na het besluit over je melding. Een verkoper die frequent kennelijk illegale inhoud plaatst, moet het platform na een voorafgaande waarschuwing voor een redelijke periode schorsen (artikel 23 lid 1). Voor platforms die een micro- of kleine onderneming zijn, gelden die twee plichten in beginsel niet, tenzij het om een zeer groot onlineplatform gaat (artikel 19).
Op dat punt stop ik met alleen melden. Ik dien namens jou de klacht in en spreek tegelijk de verkoper aan, want die is de bron. Komt hij na verwijdering steeds terug, dan wijs ik het platform op zijn plicht om te schorsen. Helpt dat niet, dan vraag ik de rechter om een verbod tegen de verkoper.
Een marktplaats die consumenten met handelaren laat contracteren, moet vooraf gegevens van de handelaar ontvangen (artikel 30 lid 1). Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres moet zij ook op de pagina van het product tonen (artikel 30 lid 7). Andere gegevens, zoals een kopie van het identiteitsbewijs of de betaalrekening, geeft het platform alleen af als het recht dat vereist, bijvoorbeeld na een bevel (artikel 30 lid 6).
Let op: komt dezelfde verkoper onder een nieuwe naam terug, dan heb je bewijs nodig dat het om dezelfde verkoper en dezelfde partij namaak gaat. De rechter kan de inbreukmaker bevelen de herkomst en distributiekanalen op te geven (artikel 2.22 lid 4 BVIE). Laat een gespecialiseerde advocaat intellectueel eigendomsrecht meekijken voordat je opnieuw meldt, zodat het bewijs niet met de aanbieding verdwijnt.
Kun je de marktplaats zelf voor de rechter brengen?
Ja, maar meestal niet als inbreukmaker. De marktplaats is tussenpersoon. De rechter kan haar wel bevelen de inbreuk te beëindigen en herhaling te voorkomen, ook als zij zelf niet aansprakelijk is.
De hostingvrijstelling laat de mogelijkheid onverlet dat een rechter de dienstverlener beveelt een inbreuk te beëindigen of te voorkomen (artikel 6 lid 4 DSA). Voor merken staat die bevoegdheid in artikel 2.22 lid 6 BVIE. De rechter kan op vordering van de merkhouder de staking bevelen van diensten van een tussenpersoon die voor de inbreuk worden gebruikt. In kort geding kan dat als voorlopig bevel (lid 3). Het Hof van Justitie oordeelde dat de rechter de beheerder van een onlinemarktplaats maatregelen moet kunnen opleggen (HvJ 12 juli 2011, C-324/09, L’Oréal/eBay, punt 144, over de Handhavingsrichtlijn). Die maatregelen dragen bij aan het beëindigen van inbreuken door verkopers. Ze helpen ook nieuwe inbreuken van die soort te voorkomen. Zulke bevelen moeten doeltreffend en evenredig zijn en mogen legitieme handel niet belemmeren.
Mijn volgorde is: eerst de verkoper, met een sommatie en zo nodig een kort geding. Een bevel tegen de marktplaats vraag ik als de verkoper onbereikbaar blijft of na elk verbod onder een nieuwe naam terugkomt. Dan is het platform de enige partij die de aanbiedingen echt kan stoppen. Hoe zo’n bevel eruitziet, hangt af van wat het platform technisch kan en van hoe precies je de inbreuk kunt omschrijven.
Let op: een bevel dat het platform verplicht al het aanbod zelf te controleren, past slecht bij artikel 8 DSA: een platform heeft geen algemene verplichting tot monitoring. Hoe preciezer je eis de verkoper, het product en het teken omschrijft, hoe groter de kans dat de rechter haar toewijst. Laat een gespecialiseerde advocaat intellectueel eigendomsrecht de eis opstellen voordat je de marktplaats dagvaardt.
Hoe pak je de verkoper van de namaak aan?
Tegen de verkoper begin je met een sommatie: stoppen, de voorraad opgeven en de herkomst noemen. Reageert hij niet, dan vraag je in kort geding een verbod met dwangsom. Wie verliest, kan worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van de ander.
Bij spoed beslist de voorzieningenrechter in kort geding (artikel 254 Rv). Het voorlopige verbod kan op straffe van een dwangsom (artikel 2.22 lid 3 BVIE). In een procedure kan de rechter ook terugroeping of vernietiging van de namaak bevelen, en de opgave van herkomst en distributiekanalen (artikel 2.22 lid 1 en 4). De winnende partij kan vorderen dat de verliezer haar redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten vergoedt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet (artikel 1019h Rv). Hoe een kort geding over IE-inbreuk verloopt, lees je bij kort geding bij IP-inbreuk.
Of een kort geding loont, hangt af van wie de verkoper is. Een Nederlandse handelaar met een vaste voorraad is goed aan te spreken. Een verkoper buiten de EU zonder adres hier vraagt eerder om de route via het platform. Ben jij juist de verkoper wiens aanbod na een melding offline ging, lees dan verkoopaccount geblokkeerd bij bol of Amazon.
Praktijkvoorbeeld: een verkoper buiten de EU
Stel: een Nederlandse producent van keukenmessen met een EU-merk vindt op een marktplaats aanbiedingen van één verkoper buiten de EU. Een deel draagt haar merk, een ander deel is een lookalike met haar eigen productfoto’s. Dit is een illustratie, geen echte zaak.
De producent meldt alleen de aanbiedingen met haar merk; die kan het platform zonder uitvoerig juridisch onderzoek beoordelen (artikel 16 lid 3 DSA). De lookalikes meldt ze nog niet: eerst laat ze beoordelen op welk ander recht ze kan steunen. De sommatie gaat naar het e-mailadres dat de marktplaats bij het product moet tonen (artikel 30 lid 7). De verkoper reageert niet en plaatst steeds nieuwe aanbiedingen. Daarom vraagt de producent in kort geding een voorlopig bevel tegen de marktplaats (artikel 2.22 lid 3 en 6 BVIE). Die moet haar diensten aan deze verkoper voor deze inbreuk staken.
Wanneer schakel je een advocaat in?
Schakel een advocaat in als je melding wordt afgewezen, de verkoper terugkomt, het om veel aanbiedingen gaat of je twijfelt of je mag melden. Duidelijke namaak met je ingeschreven merk kun je zelf melden.
Een advocaat heb je vooral nodig als het minder zwart-wit is. Dan beslist het platform op een melding die het niet zonder juridische weging kan beoordelen (artikel 16 lid 3 DSA). Bovendien kan een reeks kennelijk ongegronde meldingen ertoe leiden dat het platform je meldingen tijdelijk niet meer verwerkt (artikel 23 lid 2 DSA). Het stuk dat het meeste verschil maakt, is je merkinschrijving: een merk voor precies het soort product dat wordt aangeboden, geldig in het gebied waar de marktplaats verkoopt. Daarom kijk ik eerst of je merk de juiste waren en het juiste gebied dekt. Werk je met distributeurs, leg dan vast wie namens jou meldt.
Hoe werkt MAAK Advocaten bij namaak op marktplaatsen?
In de eerste dagen leggen we de aanbiedingen en de verkoper vast en beoordelen we je merkrechten. Daarna stellen we de melding of klacht zo op dat het platform zonder lang juridisch onderzoek kan beslissen.
Vervolgens sommeren we de verkoper. Als dat nodig is, voer ik een kort geding of bodemprocedure tegen de verkoper of, als laatste stap, tegen de marktplaats, in eerste aanleg en in hoger beroep.
Jij kent je product en je markt; de juridische route nemen wij van je over. Over de aansprakelijkheid van platforms voor andere inhoud, zoals nepreviews en auteursrecht, lees je bij aansprakelijkheid van onlineplatforms.
Veelgestelde vragen over notice and takedown
Hoe snel moet een marktplaats namaak verwijderen?
De digitaledienstenverordening noemt geen vaste termijn. Een platform moet meldingen tijdig, zorgvuldig en objectief behandelen (artikel 16 lid 6 DSA). Handelt het na kennis van de namaak niet prompt, dan verliest het zijn vrijstelling van aansprakelijkheid (artikel 6 lid 1). Een duidelijke, volledige melding versnelt de beslissing.
Wat is een betrouwbare flagger?
Een betrouwbare flagger (trusted flagger) is een organisatie waarvan meldingen bij onlineplatforms voorrang krijgen (artikel 22 lid 1 DSA). De status wordt toegekend door de digitaledienstencoördinator van de lidstaat waar de organisatie is gevestigd (artikel 22 lid 2). In Nederland is dat de ACM (artikel 2.1 Uitvoeringswet digitaledienstenverordening). Voor een gewone melding heb je die status niet nodig.
Moet een marktplaats zelf naar namaak zoeken?
Nee. Een hostingdienst heeft geen algemene verplichting tot monitoring van opgeslagen informatie of tot actief feitenonderzoek (artikel 8 DSA). De verantwoordelijkheid begint bij jouw melding. Wel kan een rechter een marktplaats bevelen maatregelen te nemen tegen herhaling van een concrete inbreuk.
Kan ik namaak melden als mijn merk niet is ingeschreven?
Melden kan altijd, maar zonder inschrijving heb je in de Benelux in beginsel geen merkrecht (artikel 2.20 lid 1 BVIE). Je melding moet dan op een ander recht steunen, en dat kan een platform zelden vaststellen zonder een uitvoerig juridisch onderzoek (artikel 16 lid 3 DSA). Een Benelux- of EU-merk voor de juiste waren maakt je melding sterker.
Wanneer schakel je een advocaat in bij namaak op een marktplaats?
Schakel een advocaat in als het platform je melding afwijst, de verkoper terugkomt, het om veel aanbiedingen gaat of je twijfelt of het namaak is. Kennelijk ongegronde meldingen kunnen tot schorsing van je meldingen leiden (artikel 23 lid 2 DSA). Bij MAAK Advocaten beoordeelt een advocaat intellectueel eigendomsrecht je rechten en kiest de route: klacht, sommatie of kort geding.
Primaire bronnen
- Verordening (EU) 2022/2065 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (digitaledienstenverordening), PB L 277 van 27 oktober 2022: artikelen 3 sub g onder iii, h en i, 6, 8, 16, 19, 20, 22, 23, 30 lid 1, 6 en 7, 91 en 93
- Hof van Justitie 12 juli 2011, C-324/09, L’Oréal/eBay, ECLI:EU:C:2011:474: punt 144 en dictum 7 (uitleg van artikel 11 Richtlijn 2004/48)
- Artikel 2.20 BVIE: uitsluitend recht door inschrijving (lid 1) en rechten van de merkhouder (lid 2)
- Artikel 2.22 BVIE: nevenvorderingen (lid 1), voorlopig bevel ook tegen tussenpersonen (lid 3), opgave van herkomst (lid 4) en bevel tot staking van diensten van tussenpersonen (lid 6)
- Artikel 2.1 Uitvoeringswet digitaledienstenverordening: ACM als digitaledienstencoördinator
- Artikel 254 Rv: kort geding
- Artikel 1019h Rv: proceskosten in IE-zaken
Staat er namaak van jouw product op bol, Amazon of een andere marktplaats? Leg je situatie aan mij voor: bel 020 210 31 38 of stuur je vraag via de pagina advocaat intellectueel eigendomsrecht. — Arnout Gieske
