Een geschil over een merk los je op door te onderhandelen, door een procedure bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of door naar de rechter te gaan. Tegen een nieuwe merkaanvraag heb je twee maanden voor oppositie (artikel 2.14 BVIE). Tegen gebruik vorder je een verbod wegens inbreuk (artikel 2.20 BVIE). Laat je positie toetsen voordat je een sommatie verstuurt of beantwoordt.
Deze pagina is bedoeld voor ondernemers die in een merkenconflict zitten: als merkhouder, als partij die een sommatie ontvangt, of als licentienemer of ex-zakenpartner met een conflict over wie het merk toekomt. Je leest welke route past, wat elke route oplevert en welke termijnen en verweren een rol spelen. Of twee merken te veel op elkaar lijken, lees je op de pagina over verwarringsgevaar tussen merken.
Wat is een geschil over een merk?
Een merkgeschil is elk conflict over het recht op een merk of over het gebruik ervan. Meestal gaat het om inbreuk door een concurrent, maar ook een nieuwe merkaanvraag, een licentie of een merk dat op de verkeerde naam staat, kan de aanleiding zijn.
In de praktijk zien we vier soorten geschillen:
- Inbreuk: een ander gebruikt een gelijk of gelijkend teken. De merkhouder kan dat verbieden onder de voorwaarden van artikel 2.20 lid 2 BVIE. Meer hierover op de pagina wat je kunt doen tegen een merkinbreuk.
- Een nieuwe aanvraag of inschrijving: een ander laat een merk inschrijven dat met jouw oudere merk botst. Dan kun je oppositie instellen of de nietigheid vorderen.
- Eigendom van het merk: bijvoorbeeld een distributeur of agent die het merk van zijn principaal op eigen naam heeft laten inschrijven. De houder kan zich dan verzetten tegen het gebruik en overdracht van de inschrijving vorderen, tenzij de gemachtigde zijn handelwijze rechtvaardigt (artikel 2.20ter BVIE). Een overdracht van een merk moet schriftelijk worden vastgelegd, anders is zij nietig (artikel 2.31 lid 2 BVIE).
- Licentie en exploitatie: een licentienemer gebruikt het merk buiten de afspraken. De merkhouder kan zijn merkrecht inroepen als de licentienemer handelt in strijd met de afspraken over duur, vorm van het merk, waren of diensten, gebied of kwaliteit (artikel 2.32 lid 2 BVIE).
Welke route past bij jouw merkgeschil?
Dat hangt af van wat je wilt bereiken. Wil je een inschrijving tegenhouden of laten doorhalen, dan is het BBIE vaak de eerste route. Wil je gebruik stoppen of schade vergoed krijgen, dan heb je de rechter nodig.
- Oppositie bij het BBIE tegen een merkaanvraag, binnen twee maanden na publicatie (artikel 2.14 lid 1 BVIE).
- Nietigheid of verval bij het BBIE van een ingeschreven merk (artikel 2.30bis BVIE).
- Nietigheid of verval bij de rechter, al dan niet als tegenvordering in een inbreukzaak (artikel 2.28 BVIE).
- Inbreukprocedure bij de rechter: een kort geding voor een snel voorlopig verbod of een bodemprocedure voor een definitief oordeel, schadevergoeding of winstafdracht.
- Onderhandelen, meestal na een sommatie, met als uitkomst een vaststellingsovereenkomst of een co-existentieafspraak.
Gaat het om een Uniemerk, dan geldt een eigen Europees stelsel. Een Uniemerk heeft dezelfde werking in de hele Europese Unie en kan in beginsel alleen voor de hele Unie worden ingeschreven, overgedragen, nietig of vervallen verklaard of verboden, tenzij de verordening anders bepaalt (artikel 1 lid 2 Uniemerkenverordening).
Hoe verzamel je bewijs in een merkgeschil?
Leg het gebruik van het andere teken vast met datum en vindplaats: screenshots, testaankopen, facturen, verpakkingen en advertenties. Dreigt bewijs te verdwijnen, dan kan de voorzieningenrechter verlof geven voor bewijsbeslag of een beschrijving door een deurwaarder.
Begin met je eigen positie: een uittreksel uit het register met de inschrijvingsdatum, de waren en diensten en de houder. Verzamel daarna bewijs van het gebruik door de wederpartij en van de omvang ervan, zoals verkoopkanalen en aantallen.
Volstaat dat niet, dan kun je de voorzieningenrechter vragen om verlof voor voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs, zoals conservatoir bewijsbeslag, een gedetailleerde beschrijving of monsterneming (artikel 1019b Rv). Je moet dan voldoende aannemelijk maken dat er inbreuk is gemaakt of dreigt. Is er een aantoonbaar gevaar dat bewijs verdwijnt, dan kan dat zonder de wederpartij vooraf te horen. Een deurwaarder voert de beschrijving uit en maakt er een proces-verbaal van op (artikel 1019d Rv).
Wat doe je eerst: een sommatie sturen of direct procederen?
Meestal begin je met een sommatiebrief waarin je het merk, het gebruik en je eisen noemt en een redelijke termijn stelt. Direct naar de rechter kan als er haast is of als je verwacht dat bewijs of voorraad verdwijnt.
Een goede sommatie noemt het ingeschreven merk met nummer, het gebruik dat je verbiedt, de rechtsgrond (bijvoorbeeld artikel 2.20 lid 2 onder b BVIE), wat je verlangt en tegen welke datum. Overdrijf niet: een te stellige brief zonder onderbouwing verzwakt je positie als de wederpartij een sterk verweer heeft, zoals niet-gebruik van je eigen merk (zie hieronder). Ontvang je zelf een sommatie, laat die dan eerst toetsen voordat je iets toezegt of tekent.
In spoedeisende gevallen kan de voorzieningenrechter zelfs een bevel geven zonder de wederpartij op te roepen, om een dreigende inbreuk te voorkomen (artikel 1019e Rv). Dat is een uitzondering, en de rechter kan daarbij zekerheid verlangen.
Hoe verloopt een oppositieprocedure bij het BBIE?
Je dient binnen twee maanden na publicatie van de merkaanvraag schriftelijk oppositie in bij het BBIE en betaalt de taks. Het BBIE behandelt de zaak met hoor en wederhoor en weigert het merk geheel of gedeeltelijk als de oppositie slaagt.
Oppositie kan alleen op relatieve gronden, zoals een ouder gelijk of gelijkend merk met verwarringsgevaar, of een ouder bekend merk (artikel 2.14 lid 1 en 2 BVIE). De oppositie geldt pas als ingesteld als de taks is betaald (lid 4). Belangrijke punten in het verloop (artikel 2.16 BVIE):
- reageert de aanvrager niet op de oppositie, dan wordt de procedure afgesloten en vervalt de aanvraag;
- was de gebruiksperiode van vijf jaar voor je oudere merk al verstreken op de indieningsdatum van de nieuwe aanvraag, dan kan de aanvrager vragen dat je bewijst dat je het merk in de vijf jaar daarvoor normaal hebt gebruikt of dat er een geldige reden voor niet-gebruik was; lever je dat bewijs niet tijdig, dan wordt de oppositie afgesloten (artikel 2.16bis BVIE);
- de partij die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de kosten volgens het uitvoeringsreglement, behalve als de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.
Tegen de eindbeslissing van het BBIE staat beroep open bij het Benelux-Gerechtshof, binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissing (artikel 1.15bis BVIE).
Hoe vraag je nietigheid of verval van een merk aan?
Een ingeschreven merk kun je laten nietig verklaren, bijvoorbeeld omdat het botst met jouw oudere merk of te kwader trouw is gedeponeerd. Verval vorder je als het merk vijf jaar zonder geldige reden niet normaal is gebruikt of misleidend of een soortnaam is geworden.
Je kunt kiezen tussen het BBIE (artikel 2.30bis BVIE) en de rechter (artikel 2.28 BVIE). De vervalgronden staan in artikel 2.27 BVIE: het merk is de gebruikelijke benaming van de waar geworden, het misleidt het publiek, of er is geen normaal gebruik gemaakt in de zin van artikel 2.23bis BVIE. Is het gebruik na die vijf jaar maar vóór je vordering begonnen of hervat, dan kan verval niet meer worden ingeroepen. Gebruik dat binnen drie maanden vóór de vordering begint of wordt hervat, telt echter niet mee als de houder pas met de voorbereiding begon nadat hij wist dat een vordering tot vervallenverklaring kon worden ingesteld (artikel 2.27 lid 3).
Voor het BBIE geldt een procedure met hoor en wederhoor; reageert de houder niet, dan wordt de inschrijving doorgehaald (artikel 2.30ter BVIE). Ook hier is beroep mogelijk bij het Benelux-Gerechtshof.
Wat kun je bij de rechter vorderen wegens merkinbreuk?
De rechter kan het gebruik verbieden, schadevergoeding toekennen en nevenmaatregelen gelasten, zoals terugroeping of vernietiging van inbreukmakende goederen. Winstafdracht is mogelijk, maar niet als het gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden er geen aanleiding toe geven.
Bij het vaststellen van de schade houdt de rechter rekening met onder meer winstderving en de winst van de inbreukmaker; in passende gevallen kan hij ook een forfaitair bedrag vaststellen, op basis van onder meer ten minste de royalty’s die bij toestemming verschuldigd waren geweest (artikel 2.21 lid 2 BVIE). Een vordering tot winstafdracht wijst de rechter af als het gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden geen aanleiding geven (lid 4).
Daarnaast kan de rechter terugroeping, definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of vernietiging van inbreukmakende producten gelasten, op kosten van de inbreukmaker, en de inbreukmaker bevelen informatie te geven over herkomst en distributiekanalen (artikel 2.22 BVIE). De verliezende partij wordt in IE-zaken op vordering van de winnende partij in beginsel veroordeeld in redelijke en evenredige proceskosten, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet (artikel 1019h Rv).
Heb je een voorlopig verbod in kort geding bij een IE-inbreuk gekregen, let dan op de termijn voor de bodemzaak. Bepaalt de rechter geen termijn, dan kan de voorziening haar werking verliezen als niet binnen ten minste 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen, een eis in de hoofdzaak is ingesteld en de gedaagde dat bij de griffie verklaart (artikel 1019i Rv). Meer over inbreuk op merkenrecht en de vergoeding lees je op de pagina over schadevergoeding bij IE-inbreuk.
Welke verweren spelen in een merkgeschil?
De belangrijkste verweren zijn niet-gebruik van het oudere merk, gedogen gedurende vijf jaar en de wettelijke beperkingen van het merkrecht, zoals gebruik van de eigen naam of een beschrijvende aanduiding volgens de eerlijke gebruiken.
- Niet-gebruik: is de inschrijving van het merk al ten minste vijf jaar afgerond, dan moet de merkhouder op verzoek bewijzen dat hij het merk in de vijf jaar vóór zijn vordering normaal heeft gebruikt, of dat er een geldige reden voor niet-gebruik was (artikel 2.23ter BVIE).
- Gedogen: heeft de houder het gebruik van een ingeschreven jonger merk vijf opeenvolgende jaren bewust gedoogd, dan kan hij de nietigheid niet meer vorderen voor de waren of diensten waarvoor het is gebruikt, tenzij dat merk te kwader trouw is gedeponeerd (artikel 2.30septies BVIE). Hij kan dat gebruik dan ook niet meer verbieden (artikel 2.23quater BVIE).
- Beperkingen: een merkhouder kan niet verbieden dat een natuurlijk persoon zijn eigen naam gebruikt, dat iemand beschrijvende aanduidingen gebruikt, of dat iemand naar het merk verwijst om de bestemming van een product aan te duiden, steeds voor zover dat volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebeurt (artikel 2.23 lid 1 BVIE).
- Uitputting: waren die de merkhouder of iemand met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel heeft gebracht, mogen in beginsel verder worden verhandeld (artikel 2.23 lid 3 BVIE).
Wie een merkgeschil wil voorkomen, houdt nieuwe aanvragen in de registers in de gaten, treedt tijdig op en zorgt dat hij zijn eigen merk normaal gebruikt voor de ingeschreven waren of diensten. Hoe je een merk goed vastlegt, lees je op de pagina merk beschermen in de Benelux.
Wanneer is een schikking in een merkgeschil verstandig?
Een schikking is verstandig als beide partijen een uitweg zien, bijvoorbeeld een aanpassing van het teken, een afbakening van producten of een overgangstermijn. Je legt de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst die ook voor de toekomst bindt.
Met een vaststellingsovereenkomst binden partijen zich aan een vaststelling van wat tussen hen rechtens geldt, om onzekerheid of een geschil te beëindigen of te voorkomen (artikel 7:900 BW). Gebruikelijke onderdelen zijn:
- welke tekens ieder mag gebruiken en in welke vorm;
- voor welke waren of diensten en in welk gebied;
- een overgangstermijn om voorraad te verkopen;
- of een merkinschrijving wordt ingetrokken of beperkt, of een oppositie wordt ingetrokken;
- een boete bij overtreding en afspraken over de kosten.
Een schikking is minder geschikt als de wederpartij te kwader trouw handelt of na eerdere afspraken opnieuw in de fout gaat. Dan is een snel verbod vaak effectiever.
Wanneer schakel je een advocaat in bij een merkgeschil?
Schakel een advocaat in zodra je een sommatie ontvangt, een conflicterende aanvraag ziet of wilt optreden tegen gebruik. De oppositietermijn van twee maanden en de beroepstermijn van twee maanden laten weinig ruimte om te wachten.
Een advocaat merkenrecht van MAAK brengt je merkpositie in kaart, toetst de verweren die de wederpartij kan voeren en kiest met je de route die past bij je doel: een snelle stop, een doorhaling in het register of een afspraak waarmee beide partijen verder kunnen. Ben je zelf aangesproken, lees dan ook wat je doet als je wordt beschuldigd van merkinbreuk.
Veelgestelde vragen over een geschil over een merk
Hoe lang heb je om oppositie in te stellen tegen een merkaanvraag?
Twee maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de aanvraag (artikel 2.14 lid 1 BVIE). De oppositie geldt pas als ingesteld als de taks is betaald. Houd nieuwe aanvragen daarom actief in de gaten.
Kun je in beroep tegen een beslissing van het BBIE?
Ja. Tegen een eindbeslissing van het BBIE in een oppositie- of nietigheidsprocedure staat beroep open bij het Benelux-Gerechtshof, binnen twee maanden na de kennisgeving van de beslissing (artikel 1.15bis BVIE).
Wat kun je doen als je distributeur jouw merk op eigen naam heeft ingeschreven?
Je kunt je verzetten tegen het gebruik en overdracht van de inschrijving naar jou vorderen, ook in een oppositie- of nietigheidsprocedure, tenzij de distributeur zijn handelwijze rechtvaardigt (artikel 2.20ter, 2.14 lid 2 en 2.30bis BVIE).
Verlies je je merkrecht als je niet optreedt tegen een ander?
Niet automatisch. Wel kun je de nietigheid van een ingeschreven jonger merk niet meer vorderen als je het gebruik daarvan vijf opeenvolgende jaren bewust hebt gedoogd, tenzij het te kwader trouw is gedeponeerd (artikel 2.30septies BVIE).
Moet je je eigen merk gebruiken om een geschil te winnen?
Ja, als je merk al ten minste vijf jaar is ingeschreven. De wederpartij kan dan bewijs van normaal gebruik in de vijf jaar vóór je vordering verlangen; zonder dat bewijs of een geldige reden kun je het gebruik niet verbieden (artikel 2.23ter BVIE).
Primaire bronnen
- Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), art. 1.15bis, 2.14, 2.16, 2.16bis, 2.20, 2.20ter, 2.21, 2.22, 2.23, 2.23bis, 2.23ter, 2.23quater, 2.27, 2.28, 2.30bis, 2.30ter, 2.30septies, 2.31 en 2.32
- Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1019b, 1019d, 1019e, 1019h en 1019i
- Burgerlijk Wetboek, art. 7:900
- Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk, art. 1 lid 2
